產(chǎn)品回收利用與商標(biāo)侵權(quán)

來源：中華商標(biāo)雜志    發(fā)布時(shí)間：2016-07-13 05:58:00　　瀏覽：3147

本文主要以國(guó)際保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)(AIPPI)2008、2009年舉辦的關(guān)于“知識(shí)產(chǎn)權(quán)窮竭與產(chǎn)品的修理和回收利用”和“商標(biāo)侵權(quán)與回收利用、修理、重裝和裝飾性使用”兩個(gè)論壇為基礎(chǔ)，論述修理、重裝、回收利用商標(biāo)權(quán)產(chǎn)品與商標(biāo)侵權(quán)的問題。

　　阿根廷

阿根廷的報(bào)告認(rèn)為，阿根廷的商標(biāo)法并沒有明文規(guī)定修理、回收利用、重(新)裝(瓶)是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。不過，阿根廷法院認(rèn)為，只要該回收利用的商品在再次銷售時(shí)標(biāo)明其是回收利用的產(chǎn)品，以及該產(chǎn)品的品質(zhì)，就不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，這是為了實(shí)現(xiàn)商標(biāo)之避免消費(fèi)者混淆和質(zhì)量保障功能。

根據(jù)商標(biāo)權(quán)窮盡原則，一般情況下，修理產(chǎn)品也是允許的。但是，法院強(qiáng)調(diào)，沒有獲得商標(biāo)權(quán)人授權(quán)的修理服務(wù)(廣告)的提供者有下列行為的即構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)：使消費(fèi)者誤以為該修理服務(wù)的提供者是商標(biāo)權(quán)人的代理人、授權(quán)人或許可人;以有害或欺騙的方式使用被修理產(chǎn)品的商標(biāo)。比如，當(dāng)與商標(biāo)權(quán)人無(wú)關(guān)的被告在發(fā)布修理割草機(jī)廣告時(shí)，突出使用原告的商標(biāo)“Singer”(大字體)，并且沒有提及或使用非常小的字體提及修理服務(wù)提供者的名字，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。如果廣告中原告的商標(biāo)和被告的名字一樣大小，即沒有突出使用原告的商標(biāo)，則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

阿根廷法院認(rèn)為，當(dāng)重新裝瓶(盒)造成消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品來源、質(zhì)量和純度混淆時(shí)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。比如，當(dāng)重裝后的產(chǎn)品與原裝正品的品質(zhì)不一樣，并且銷售該重裝產(chǎn)品者沒有將其銷售重裝產(chǎn)品的性質(zhì)向消費(fèi)者明示時(shí)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在一則判例中，被告用自己生產(chǎn)的打印機(jī)油墨重裝附有“Epson”和“HP”商標(biāo)的墨盒，并銷售。被告在銷售“Epson”墨盒時(shí)墨盒上使用的是“Epson”商標(biāo)，但是，墨盒的包裝上使用了與“Epson”墨盒包裝不一樣的顏色，字體大小也不同，并且包裝上還標(biāo)有“供Epson打印機(jī)使用”的字樣。而被告在銷售重裝的“HP”墨盒時(shí)，其在包裝上重新制作了“HP”商標(biāo)。法院認(rèn)為，第一種行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，第二種行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

當(dāng)原裝正品被重大修理改變其性狀時(shí)，該修理后的產(chǎn)品在銷售時(shí)就不能再使用原初商標(biāo)，也即得除去原初商標(biāo)，因?yàn)樵撔蘩砗蟮漠a(chǎn)品已經(jīng)不再與原裝正品的品質(zhì)一樣了。不過，如果重大修理得到了商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)或控制，沒有誤導(dǎo)消費(fèi)者，則原初商標(biāo)還是可以繼續(xù)使用的?？傊还苁切蘩?、回收利用還是重裝，都不得讓消費(fèi)者產(chǎn)生行為人與商標(biāo)權(quán)人有贊助、許可或授權(quán)的關(guān)系，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者。

　　巴西

巴西的報(bào)告認(rèn)為，回收利用他人有商標(biāo)權(quán)的商品，只要除去該商品上的原初商標(biāo)即可，當(dāng)然，這種除去原初商標(biāo)的行為必須非常容易或成本低廉(這是否意味著除去商標(biāo)成本高昂，就可以不除去商標(biāo)，報(bào)告沒有進(jìn)一步明確)。因?yàn)榛厥绽玫纳唐芬呀?jīng)不再是原裝正品，所以不能再使用原初商標(biāo)。如果回收利用行為使消費(fèi)者誤以為回收利用的商品就是商標(biāo)權(quán)人的新品，或與商標(biāo)權(quán)人產(chǎn)生了不正當(dāng)?shù)穆?lián)系，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。比如，當(dāng)把附有原告商標(biāo)的摩托車回收后改裝成三輪車時(shí)，在這些三輪車上就不能再使用原告摩托車上的商標(biāo)，否則，就讓人誤以為該三輪車是原告生產(chǎn)的。

在巴西修理附有他人商標(biāo)的商品是允許，只要不與商標(biāo)權(quán)人或其授權(quán)人產(chǎn)生不正當(dāng)?shù)穆?lián)系。比如一個(gè)商家在廣告中聲稱他可以修理附有“BRASTEMP and CONSUL”商標(biāo)的冰箱，只要該商家明示他沒有獲得商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，就不會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因?yàn)檫@種使用他人商標(biāo)的行為，僅僅是為了告知消費(fèi)者提供修理服務(wù)的是誰(shuí)，當(dāng)該商家修理附有“BRASTEMP and CONSUL”冰箱時(shí)，并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，因?yàn)槠湫蘩淼纳唐肥窃b正品。

重新裝瓶時(shí)必須除去原初的商標(biāo)，當(dāng)然，這種除掉商標(biāo)的行為必須非常容易或成本低廉，并且重裝時(shí)必須把該商品是重裝的信息告知消費(fèi)者。在一則案例中，被告使用原告的塑料瓶，重裝礦泉水，并使用原告的商標(biāo)銷售該重裝的礦泉水。法院認(rèn)為，被告使用原告的塑料瓶(附有原告的商標(biāo))重裝礦泉水，并銷售的行為可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，因而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　美國(guó)

美國(guó)報(bào)告認(rèn)為，重新包裝或重新裝瓶必須在商品上標(biāo)明以下信息：即此商品是重新包裝或重新裝瓶的;此重新包裝或重新裝瓶的商品不是原商標(biāo)權(quán)人生產(chǎn)的商品;重新包裝或重新裝瓶行為人的名稱;重新包裝或重新裝瓶的商品上不得突出(大字體、不同的顏色和大小)使用原初商標(biāo)。不過，如果重新包裝或重新裝瓶會(huì)產(chǎn)生以下虛假印象，即一個(gè)修理并且再造的商品仍然是原裝正品，則以上信息披露將不再適用。比如，在變更、重新包裝，并銷售附有“HEWLETT-PACKARD”商標(biāo)的打印機(jī)墨盒時(shí)，被告在墨盒和墨盒的包裝上都使用了“HEWLETT-PACKARD”商標(biāo)，如此，很容易導(dǎo)致消費(fèi)者相信該商品就是原裝正品。

當(dāng)產(chǎn)品被修理或回收利用并銷售后，如果該產(chǎn)品不能達(dá)到商標(biāo)權(quán)人要求的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，則該修理或回收利用行為將損害商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)。如美國(guó)有關(guān)法院就曾經(jīng)發(fā)布初步禁令禁止銷售過期的“Hall”牌咳嗽藥片。在一則案例中，法院認(rèn)為，當(dāng)修理或回收利用的商品重新投入商業(yè)流通領(lǐng)域后，原初商標(biāo)仍然可以在該修理或回收利用的商品上使用，但是，在該商品必須明確標(biāo)記該商品是“修理或回收利用的商品”。在另一起案例中，法院認(rèn)為，若一件商品被整體翻新，在銷售該商品時(shí)就不能再使用原初商標(biāo)，即使在該商品上標(biāo)記“修理或再造的商品”也不允許。另外，若一件商品的必要和核心部件被替換，則該商品也不能再使用原初商標(biāo)。

　　加拿大

加拿大報(bào)告認(rèn)為，修理、重裝、回收利用行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，取決于商標(biāo)權(quán)是否窮竭。加拿大判例法明文規(guī)定，根據(jù)“the first sale”(首次銷售)原則，商標(biāo)權(quán)在首次銷售后窮竭。商標(biāo)權(quán)人不能再通過商標(biāo)權(quán)控制該商品的進(jìn)一步流通，或使用(原裝正品)。因此，未經(jīng)授權(quán)，進(jìn)口商、代理商銷售或再次銷售正品(雖然與原裝正品在配方、包裝或質(zhì)保有些許不同)的行為，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因?yàn)?，以上行為沒有導(dǎo)致商品初始來源的混淆，并且商品的特性和質(zhì)量仍然受到商標(biāo)權(quán)人的控制。

不過，如果附有原初商標(biāo)的原裝正品沒有經(jīng)過商標(biāo)權(quán)人授權(quán)受到重大修理，并且銷售的，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。其原因是，商標(biāo)權(quán)人沒有明示或默示許可附有其商標(biāo)的原裝正品的重大修理的再次銷售，簡(jiǎn)而言之，該修理過的商品不再是原裝正品。

一般情形下，重裝是一種商標(biāo)權(quán)侵權(quán)行為或重裝會(huì)引起商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)被剝奪。不過，在一則案例中，被告購(gòu)買原告廢棄的“火花塞”，更新(renew)后(被告沒有添加任何新的部件)，再次銷售，并且被告在該更新的“火花塞”的包裝上清楚的標(biāo)明該商品是“更新商品”。法院認(rèn)為，被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　日本

日本報(bào)告認(rèn)為，在日本沒有法律對(duì)修理和回收利用是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)做出明確的規(guī)定。不過，在“Lithograph”一案中，原告從事生產(chǎn)和銷售打印機(jī)的業(yè)務(wù)，原告訴被告(回收利用公司)侵犯其商標(biāo)權(quán)。因?yàn)楸桓婊厥绽迷娴拇蛴C(jī)墨盒，重裝并銷售，但是沒有除去原初商標(biāo)。東京地區(qū)法院認(rèn)為，被告的行為沒有破壞商標(biāo)的區(qū)分功能，被告的行為也不屬于商標(biāo)法上的商標(biāo)使用行為。因?yàn)楸桓驿N售回收利用的墨盒的對(duì)象是：那些曾經(jīng)被被告收集過的墨盒的使用者。不過，上訴法院發(fā)現(xiàn)一些購(gòu)買回收利用的墨盒的消費(fèi)者以為該回收利用的墨盒是原裝正品，由此，上訴法院認(rèn)為被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

在另一起案例中，被告回收利用并銷售打印機(jī)所需的墨帶，不過在該墨帶的包裝盒上使用了原告的商標(biāo)，因此成訴。東京地區(qū)和高級(jí)法院都認(rèn)為，銷售回收利用的商品上使用原初商標(biāo)，不屬于商標(biāo)法上的商標(biāo)使用行為。法院認(rèn)為，指明相匹配的打印機(jī)類型，以防止消費(fèi)者購(gòu)買到不相匹配的產(chǎn)品，是打印行業(yè)的普通慣例。不過，法院也建議，行為人可以在回收利用的商品上標(biāo)明該商品不是原裝正品，以提醒消費(fèi)者，從而避免商標(biāo)侵權(quán)。另外，當(dāng)修理或回收利用的商品在使用原初商標(biāo)時(shí)造成消費(fèi)者混淆，從而損害商標(biāo)的區(qū)分功能;或當(dāng)原裝正品有重大修理或回收利用后，與原裝正品品質(zhì)不一致，從而損害商標(biāo)的質(zhì)量保障功能的都構(gòu)成商品侵權(quán)。

綜合以上各國(guó)相關(guān)報(bào)告，筆者認(rèn)為，在認(rèn)定“修理、重裝、回收利用”行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時(shí)，應(yīng)該看這些行為是否會(huì)破壞原初商標(biāo)的區(qū)分功能和品質(zhì)保障功能，即是否會(huì)損害商標(biāo)權(quán)人的利益或使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。如果是，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán);如果否，則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。當(dāng)然，行為人為了避免消費(fèi)者產(chǎn)生混淆可以采取以下措施：除去原初商標(biāo)、明確告知消費(fèi)者其購(gòu)買的產(chǎn)品是“修理、重裝或回收利用”的產(chǎn)品、不得突出使用原初商標(biāo)等等。比如，我國(guó)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》第39條規(guī)定：回收的電器電子產(chǎn)品，經(jīng)過修復(fù)后銷售的，必須符合再利用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并在顯著位置標(biāo)識(shí)為再利用產(chǎn)品。

但是，在涉及具體問題時(shí)，各國(guó)又有些許差別：關(guān)于修理，一般使用商標(biāo)權(quán)窮竭原則，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。不過，對(duì)原裝正品的重大修理或核心部件的更換，在銷售時(shí)仍然使用原初商標(biāo)，并且沒有告知消費(fèi)者以上修理的情形的，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。而對(duì)于重新裝瓶(盒)，可以繼續(xù)使用原初商標(biāo)，但是，得告知購(gòu)買者重裝的事實(shí)(阿根廷、美國(guó)、加拿大);或除去原初商標(biāo)，并告知購(gòu)買者重裝的事實(shí)(巴西);或可以繼續(xù)使用原初商標(biāo)(日本)。關(guān)于回收利用的合法性，各國(guó)一般都要求銷售回收利用產(chǎn)品的銷售者將回收利用的真實(shí)信息告知購(gòu)買者。不過，美國(guó)有判例認(rèn)為，如果回收利用的產(chǎn)品與原裝正品的品質(zhì)差別巨大，銷售者即使履行了告知義務(wù)，也不得繼續(xù)使用原初商標(biāo)。日本比較特殊，日本的判例甚至認(rèn)為，重裝和回收利用時(shí)使用原初商標(biāo)不屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”行為，并且引用行業(yè)慣例為行為人辯護(hù)。為了統(tǒng)一以上分歧，我們?cè)噲D提出下標(biāo)準(zhǔn)：如果修理、重裝或回收利用行為沒有改變(或微小改變)原裝正品的性狀，行為人在銷售時(shí)可以繼續(xù)使用原初商標(biāo)進(jìn)行銷售，但是，得告知購(gòu)買者以上產(chǎn)品的真實(shí)信息。在重大改變?cè)b正品的性狀時(shí)不得繼續(xù)使用原初商標(biāo)進(jìn)行銷售。

環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展理念對(duì)商標(biāo)權(quán)的限制

為了建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，我國(guó)發(fā)布了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，該《綱要》的核心內(nèi)容是：要堅(jiān)持把建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。

為了實(shí)現(xiàn)《綱要》“綠色發(fā)展”的理念和建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”理想，我們以為，在處理回收利用與商標(biāo)侵權(quán)問題時(shí)，必須考慮“環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展”的普世價(jià)值，進(jìn)行利益平衡。當(dāng)回收利用行為構(gòu)成再造時(shí)，該行為或多或少都會(huì)給商標(biāo)權(quán)人的市場(chǎng)利益造成一定的損失，如果商標(biāo)權(quán)人的利益受損微小，而環(huán)保利益重大，犧牲少許商標(biāo)權(quán)人的利益，換取更大的環(huán)保利益未嘗不可?？傊?，筆者認(rèn)為，從環(huán)境環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展理念出發(fā)，我國(guó)未來的商標(biāo)法的修訂應(yīng)該對(duì)此問題有所回應(yīng)。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)侵權(quán)