商標搶注應對戰(zhàn)略

來源： 尚標采編     發(fā)布時間：2016-11-11 06:43:00　　瀏覽：3106

隨著深圳市博朗文科技開發(fā)有限公司7月在香港搶注180多個國內(nèi)知名商標，商標搶注成為了知識產(chǎn)權界的“另類熱帶風暴”。近年來，我國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，企業(yè)實力的不斷增強，逐漸融入全球經(jīng)濟，搶注商標在境內(nèi)外都已進入了高峰期。僅北京地區(qū)，大寶、紅星、同方、統(tǒng)一、三元等一批北京知名商標分別在美國、歐盟、香港等被搶注。在加拿大，甚至有一個“老字號商標轉(zhuǎn)讓公司”，專門搶注我國的老字號商標。這給正走向激烈競爭的全球市場的企業(yè)埋下了巨大的隱患，品牌的前景引起了社會的普遍擔憂。

一、商標搶注是商業(yè)行為

在國內(nèi)，按照我國現(xiàn)行《商標法》的規(guī)定，商標注冊采用在先申請原則，自然人也可以申請，這為商標搶注行為提供了可能性和必然性，出現(xiàn)了專門的“職業(yè)注標人”。他們把商標搶注作為投資，搶注已有一定知名度的商標或者與知名商標類似的商標等謀取利益。致使國內(nèi)很多企業(yè)不得不花費巨資買回自己品牌的商標。

在國外，很多外國大公司和海外代理商在多個國家瘋狂搶注知名商標，但并沒有大規(guī)模地用于產(chǎn)品，而是將其束之高閣。有的是歐美等發(fā)達國家惡意打壓企業(yè)，通過商標搶注制造新形式的知識產(chǎn)權壁壘。但，更多的是作為商業(yè)手段，通過搶注商標延緩品牌搶占其市場份額的步伐，或是搶注商標向企業(yè)索取高額的商標轉(zhuǎn)讓費，只是吃虧的往往是企業(yè)。

二、商標注冊意識亟待提高

很多國內(nèi)企業(yè)雖然擁有多年打造的知名商標，但他們只知道“做品牌”，商標保護意識普遍薄弱?？梢圆幌б粩S千金請明星作企業(yè)代言人推廣品牌，但花費在商標注冊和保護上的費用卻少得可憐，絕大部分企業(yè)只在一個商品類別注冊商標，有的甚至沒有注冊商標，給商標搶注留下滋潤的土壤，更談不上在國外注冊商標?？芍^是“沙地上蓋樓房”，品牌推介了半天，到頭來卻被別人搶注，還須花費巨資買回自己品牌的商標。

曾有報道，2004年世界品牌實驗室公布的“500個最具價值的品牌”，其中有46%的品牌沒有在美國注冊，有50%未在澳大利亞注冊，而高達76%的品牌沒有在歐盟注冊。另外，2004年在海外注冊的商標不過數(shù)百個，而外國公司在注冊的商標卻超過1萬個。我國企業(yè)商標注冊保護意識亟待提高，所謂“兵馬未出、糧草先行”，要避免給自己“埋雷”。

三、企業(yè)應對商標搶注的策略

當前，商標搶注已經(jīng)成為嚴重影響企業(yè)發(fā)展的因素，特別是知名商標在國內(nèi)外被搶注，直接影響了企業(yè)的國際市場份額。國內(nèi)知識產(chǎn)權專家紛紛呼吁，我國企業(yè)急需把知識產(chǎn)權保護納入企業(yè)的戰(zhàn)略管理。企業(yè)要為商標建立“防火墻”，不但要防止商標被他人搶注，遇到商標搶注更要積極應對。

(一)防止商標被搶注的策略

1.要及時申請注冊企業(yè)商標。

企業(yè)要有超前的品牌意識，在使用商標之前或使用同時就申請商標注冊，提前保護自己的品牌，防止被搶注。然而，國內(nèi)企業(yè)很少能及時申請，甚至很多具有一定知名度的也未注冊。如哈爾濱“正陽河”醬油，沒有花1000多元去注冊商標，結(jié)果被人搶注后，不算調(diào)解、打官司花掉的金錢和時間，僅贖回商標就花了50萬元。真可謂得不償失。另外，企業(yè)應及時續(xù)展注冊商標，往往有一些職業(yè)注標人抓住企業(yè)沒有及時續(xù)展商標的失誤，申請注冊為自己的商標，致使企業(yè)費時費力甚至幾經(jīng)周折才能復得自己的金字招牌。

2.要戰(zhàn)略性進行商標注冊。

申請商標注冊是“一類商品一件商標一份申請”，而一件商標可以在幾十類商品申請注冊，對于一家持續(xù)發(fā)展的企業(yè)來說，僅僅在一類商品上申請是遠遠不夠的。如北京“匯源”商標，在公司成立之初僅僅在“果汁、飲料”商品上注冊了“匯源”，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，匯源生產(chǎn)銷售十幾類商品、400多種產(chǎn)品，并遠銷美歐。但在匯源擴大經(jīng)營規(guī)模后擴展申請注冊商標時，才發(fā)現(xiàn)“匯源”商標在其它商品類別早已被他人搶注，為此，給匯源帶了非常大的損失。

因此，有一定知名度的商標應在與該商標類似或非類似商品類別上分別進行注冊，即多類注冊，對商標搶注進行有效防御。杭州“娃哈哈”的做法值得借鑒，娃哈哈除在自己經(jīng)營的主要產(chǎn)品類別上注冊“娃哈哈”商標外，還在其它多個類別上注冊，并且將易與“娃哈哈”混淆的“哈娃哈”、“哈哈娃”等商標分別進行了注冊。

當然，更好的對策是進行商標全類注冊，即在全部商品類別上注冊同一商標，取得所有商品的商標的專用權，徹底避免商標被他人搶注，也是確保品牌顯著性、增大品牌價值最有效地手段，是當前國際知名品牌的通常做法。不過，全類注冊相對多類注冊費用較高，企業(yè)可以根據(jù)自身實力進行選擇。

3.要及時先行商標國際注冊。

面對當前全球化的經(jīng)濟浪潮，企業(yè)要“走出去”搶占國際市場，首先要進行商標國際注冊，防止被國外公司搶注而遭遇知識產(chǎn)權壁壘甚至失去該國的市場。我國是馬德里聯(lián)盟成員國，對已經(jīng)在我國注冊或者提交了申請的商標，可以依據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定》和《馬德里議定書》，通過我國工商總局商標局向馬德里聯(lián)盟的知識產(chǎn)權國際局申請國際注冊。目前馬德里聯(lián)盟有包括美歐日韓等發(fā)達國家在內(nèi)的79個成員，也就是說企業(yè)只要向本國提交一份馬德里國際注冊申請，即可以達到在所指定的國家獲得商標保護的目的。因此，馬德里商標國際注冊是首選方式。

但是，馬德里商標國際注冊體系沒有涵蓋世界上所有的國家，像加拿大、老撾等都不是馬德里聯(lián)盟成員國，或者商標本身在國內(nèi)未注冊也未申請，如果要進入這些國家市場就必須到各國逐一注冊。云南“999”牌電池在老撾被搶注就是一個慘痛的教訓，20年前云南“999”就進入老撾并占領電池市場，居然一直沒有注冊商標，結(jié)果是“999”商標被搶注，搶注者還向老撾海關提出了保護申請，老撾政府嚴禁從進口“999”牌電池產(chǎn)品，徹底封殺了云南“999”。面對“盜竊者”的行徑，云南“999”只有無奈，還有一些尷尬。

另外，還可以采用區(qū)域性的商標注冊方式。如果要求保護的國家是歐盟的成員國，可以采用歐盟注冊的方式;如果要求在非洲相關國家保護，可以通過非洲知識產(chǎn)權組織進行注冊。

4.要準確掌握國外商標制度。

目前，世界各國對商標注冊主要采用了“先使用”原則和“先注冊”原則?！跋仁褂谩痹瓌t即誰先使用誰就擁有商標權，主要是美國、英國、澳大利亞、加拿大、新加坡等英美法系的國家實行這一原則。在這些國家，應當盡早使用商標，并注意在先使用的證據(jù)。如果該商標被人搶注，可以通過商標異議程序或者訴訟程序奪回商標?！跋茸浴痹瓌t即誰先注冊誰就擁有商標權，主要是日本、韓國、西班牙、意大利等大陸法系的國家實行這一原則。在這些國家，應當盡早申請注冊商標，避免被搶注。

此外，一些國際公約對商標保護也作出了規(guī)定。如《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》對馳名商標進行了保護,該公約規(guī)定：各成員國應在本國法律允許的條件下，依法對構成商標注冊國或使用國主管機關認定在該國已經(jīng)馳名的商標予以保護，不管該商標是否注冊，都應加以保護。目前，《巴黎公約》包括在內(nèi)有160多個成員國，馬德里聯(lián)盟成員國也均是其成員。

(二)商標遭搶注后的補救對策

雖然人們總是渴望“花適當?shù)腻X，辦恰當?shù)氖隆?，但事事皆有意外。商標代表了品牌，品牌決定了市場，市場就是利益。如果商標已然被搶注，特別是在海外被搶注，企業(yè)必須運用各種手段盡力挽回。

1. 依靠法律，義正嚴辭的奪回商標。

法律是一把雙刃劍，企業(yè)一定要用好這把劍，利用別人的法律維護自己權利。特別是關于在先使用和馳名商標的法律規(guī)定，已成為企業(yè)奪回商標的兩把利劍。雖然運用法律手段往往成本很高，周期也比較長，但是贏回市場最實的途徑。

利用在先使用原則，掌握在先使用的證據(jù)，確保在實行該原則的國家的商標權。如我國“雄雞”牌蚊香，暢銷于非洲和南美洲，在尼日利亞被搶注，并索要巨額侵權賠償。雄雞抓住了尼日利亞商標注冊實行“使用優(yōu)先”原則的法律規(guī)定，收集了種種在先使用的有力證據(jù)，歷經(jīng)3年的訴訟，最終得以勝訴。另外，國內(nèi)企業(yè)應關注的一個細節(jié)，即香港不同于大陸，是實行“先使用”原則。今年3月，“采詩”商標在港遭搶注，采詩即以已在港銷售商品及在電視臺播放廣告為由主張“使用在先”，贏得了主動權，促使搶注者撤銷注冊申請。

如果是馳名商標，可以充分運用《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》和《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》等關于馳名商標的保護規(guī)定，對抗商標搶注行為，奪回在海外被搶注的商標。例如，五糧液的漢語拼音“WULIANGYE”商標在韓國被惡意搶注后，五糧液集團立即提出異議，通過大量舉證，經(jīng)過三申三辯耗時15個月，終于使韓國商標總局做出了有利裁定：“根據(jù)異議方提出的觀點和證據(jù)材料，引證商標不僅在為馳名商標，而且在韓國也被認為是馳名商標。因此，申請商標應視為從非公平競爭方面申請注冊該商標，從而誤導消費者和與商標相關商品的原產(chǎn)地。”并據(jù)此駁回了韓國搶注者的注冊申請。同樣，海信也是依據(jù)“Hisense”商標是馳名商標，在與德國博世-西門子“HiSense”商標糾紛案中，以最小的損失贏回了商標權?？梢姡Y名商標是企業(yè)品牌的國際“保護傘”。

以上兩種方式是常見的救濟手段，還有一些規(guī)定也有利于我國企業(yè)在海外維權。若對海外的代理商搶注商標行為進行約束，可以依據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》第六條“商標所有人的代理商或代表人未經(jīng)商標所有人的授權而以自己的名義申請注冊商標的，該所有人有權對所申請的商標提出異議或請求撤銷”規(guī)定等。另外，企業(yè)還應加強市場監(jiān)測，避免因自身未及時提出異議而使搶注商標能注冊成功。采詩和五糧液就是通過在港、在韓的市場監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)了商標被搶注的情況，為企業(yè)提出異議和進行舉證贏得了時間。

2. 利害談判，心照不宣的挽回商標。

搶注者的動機萬變不外乎一個“利”字，如果企業(yè)可以坐下來與搶注者談判，未嘗不會得到一個兼顧市場和效益周全之策。如海信與西門子之爭，雙方經(jīng)過談判，半月間即達成共識，雖留下一個“免費轉(zhuǎn)讓與六位數(shù)轉(zhuǎn)讓費”的懸案，但談判共識為海信進軍歐洲市場爭取了有利時間，孰失孰得，盡在海信的掌握之中。

值得注意的是，商標談判絕不是一個簡單的金錢游戲，而是雙方在政府、社會等方面的公關能力的綜合較量。在“海信與西門子”案中，海信在事件之初就積極應訴，同時廣泛而主動地配合媒體進行新聞報道，繼而協(xié)助媒體發(fā)起聲勢浩大的“企業(yè)海外維權研討會”，商務部、商標局等部門代表悉數(shù)出席，從正面給西門子施加壓力，迫使西門子考慮放棄。

3、主動換標，以攻代守的品牌戰(zhàn)略。

假使企業(yè)無法通過談判拿回自己的商標，又無心力應對法律程序，最簡單的辦法就是換標。當聯(lián)想公司欲在國際市場大展宏圖之時，卻遭遇“l(fā)egend”商標在很多國家已無法注冊的困境，直接影響了聯(lián)想全球化的發(fā)展進程。面對潛在的全球商標訴訟或談判，聯(lián)想選擇了主動換標，將“l(fā)egend”換為“l(fā)enovo”商標。雖然是無奈之舉，但是事實證明了聯(lián)想的策略是正確的。另外，我國企業(yè)的商標大多使用中文，由于國外市場對我國企業(yè)具有“價值增值”功能的中文標識往往缺乏認知度，適時推出全新英文標識，既不會沖擊市場，也為打造新的品牌奠定了基礎。

當然，任何的事后補救總是沒有事前預防來得經(jīng)濟。保護知識產(chǎn)權的根本還是要建立適合自身的防御體系。品牌的根本還是誠信。古羅馬有一句法律諺語“欺詐毀滅一切”，意思是說“所有的民事行為，若是基于欺詐發(fā)生的，最后不能獲得任何利益?！?/p>

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