商標搶注應(yīng)對戰(zhàn)略

來源： 尚標采編     發(fā)布時間：2016-11-11 06:43:00　　瀏覽：3209

隨著深圳市博朗文科技開發(fā)有限公司7月在香港搶注180多個國內(nèi)知名商標，商標搶注成為了知識產(chǎn)權(quán)界的“另類熱帶風(fēng)暴”。近年來，我國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，企業(yè)實力的不斷增強，逐漸融入全球經(jīng)濟，搶注商標在境內(nèi)外都已進入了高峰期。僅北京地區(qū)，大寶、紅星、同方、統(tǒng)一、三元等一批北京知名商標分別在美國、歐盟、香港等被搶注。在加拿大，甚至有一個“老字號商標轉(zhuǎn)讓公司”，專門搶注我國的老字號商標。這給正走向激烈競爭的全球市場的企業(yè)埋下了巨大的隱患，品牌的前景引起了社會的普遍擔(dān)憂。

一、商標搶注是商業(yè)行為

在國內(nèi)，按照我國現(xiàn)行《商標法》的規(guī)定，商標注冊采用在先申請原則，自然人也可以申請，這為商標搶注行為提供了可能性和必然性，出現(xiàn)了專門的“職業(yè)注標人”。他們把商標搶注作為投資，搶注已有一定知名度的商標或者與知名商標類似的商標等謀取利益。致使國內(nèi)很多企業(yè)不得不花費巨資買回自己品牌的商標。

在國外，很多外國大公司和海外代理商在多個國家瘋狂搶注知名商標，但并沒有大規(guī)模地用于產(chǎn)品，而是將其束之高閣。有的是歐美等發(fā)達國家惡意打壓企業(yè)，通過商標搶注制造新形式的知識產(chǎn)權(quán)壁壘。但，更多的是作為商業(yè)手段，通過搶注商標延緩品牌搶占其市場份額的步伐，或是搶注商標向企業(yè)索取高額的商標轉(zhuǎn)讓費，只是吃虧的往往是企業(yè)。

二、商標注冊意識亟待提高

很多國內(nèi)企業(yè)雖然擁有多年打造的知名商標，但他們只知道“做品牌”，商標保護意識普遍薄弱?？梢圆幌б粩S千金請明星作企業(yè)代言人推廣品牌，但花費在商標注冊和保護上的費用卻少得可憐，絕大部分企業(yè)只在一個商品類別注冊商標，有的甚至沒有注冊商標，給商標搶注留下滋潤的土壤，更談不上在國外注冊商標?？芍^是“沙地上蓋樓房”，品牌推介了半天，到頭來卻被別人搶注，還須花費巨資買回自己品牌的商標。

曾有報道，2004年世界品牌實驗室公布的“500個最具價值的品牌”，其中有46%的品牌沒有在美國注冊，有50%未在澳大利亞注冊，而高達76%的品牌沒有在歐盟注冊。另外，2004年在海外注冊的商標不過數(shù)百個，而外國公司在注冊的商標卻超過1萬個。我國企業(yè)商標注冊保護意識亟待提高，所謂“兵馬未出、糧草先行”，要避免給自己“埋雷”。

三、企業(yè)應(yīng)對商標搶注的策略

當前，商標搶注已經(jīng)成為嚴重影響企業(yè)發(fā)展的因素，特別是知名商標在國內(nèi)外被搶注，直接影響了企業(yè)的國際市場份額。國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)專家紛紛呼吁，我國企業(yè)急需把知識產(chǎn)權(quán)保護納入企業(yè)的戰(zhàn)略管理。企業(yè)要為商標建立“防火墻”，不但要防止商標被他人搶注，遇到商標搶注更要積極應(yīng)對。

(一)防止商標被搶注的策略

1.要及時申請注冊企業(yè)商標。

企業(yè)要有超前的品牌意識，在使用商標之前或使用同時就申請商標注冊，提前保護自己的品牌，防止被搶注。然而，國內(nèi)企業(yè)很少能及時申請，甚至很多具有一定知名度的也未注冊。如哈爾濱“正陽河”醬油，沒有花1000多元去注冊商標，結(jié)果被人搶注后，不算調(diào)解、打官司花掉的金錢和時間，僅贖回商標就花了50萬元。真可謂得不償失。另外，企業(yè)應(yīng)及時續(xù)展注冊商標，往往有一些職業(yè)注標人抓住企業(yè)沒有及時續(xù)展商標的失誤，申請注冊為自己的商標，致使企業(yè)費時費力甚至幾經(jīng)周折才能復(fù)得自己的金字招牌。

2.要戰(zhàn)略性進行商標注冊。

申請商標注冊是“一類商品一件商標一份申請”，而一件商標可以在幾十類商品申請注冊，對于一家持續(xù)發(fā)展的企業(yè)來說，僅僅在一類商品上申請是遠遠不夠的。如北京“匯源”商標，在公司成立之初僅僅在“果汁、飲料”商品上注冊了“匯源”，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，匯源生產(chǎn)銷售十幾類商品、400多種產(chǎn)品，并遠銷美歐。但在匯源擴大經(jīng)營規(guī)模后擴展申請注冊商標時，才發(fā)現(xiàn)“匯源”商標在其它商品類別早已被他人搶注，為此，給匯源帶了非常大的損失。

因此，有一定知名度的商標應(yīng)在與該商標類似或非類似商品類別上分別進行注冊，即多類注冊，對商標搶注進行有效防御。杭州“娃哈哈”的做法值得借鑒，娃哈哈除在自己經(jīng)營的主要產(chǎn)品類別上注冊“娃哈哈”商標外，還在其它多個類別上注冊，并且將易與“娃哈哈”混淆的“哈娃哈”、“哈哈娃”等商標分別進行了注冊。

當然，更好的對策是進行商標全類注冊，即在全部商品類別上注冊同一商標，取得所有商品的商標的專用權(quán)，徹底避免商標被他人搶注，也是確保品牌顯著性、增大品牌價值最有效地手段，是當前國際知名品牌的通常做法。不過，全類注冊相對多類注冊費用較高，企業(yè)可以根據(jù)自身實力進行選擇。

3.要及時先行商標國際注冊。

面對當前全球化的經(jīng)濟浪潮，企業(yè)要“走出去”搶占國際市場，首先要進行商標國際注冊，防止被國外公司搶注而遭遇知識產(chǎn)權(quán)壁壘甚至失去該國的市場。我國是馬德里聯(lián)盟成員國，對已經(jīng)在我國注冊或者提交了申請的商標，可以依據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定》和《馬德里議定書》，通過我國工商總局商標局向馬德里聯(lián)盟的知識產(chǎn)權(quán)國際局申請國際注冊。目前馬德里聯(lián)盟有包括美歐日韓等發(fā)達國家在內(nèi)的79個成員，也就是說企業(yè)只要向本國提交一份馬德里國際注冊申請，即可以達到在所指定的國家獲得商標保護的目的。因此，馬德里商標國際注冊是首選方式。

但是，馬德里商標國際注冊體系沒有涵蓋世界上所有的國家，像加拿大、老撾等都不是馬德里聯(lián)盟成員國，或者商標本身在國內(nèi)未注冊也未申請，如果要進入這些國家市場就必須到各國逐一注冊。云南“999”牌電池在老撾被搶注就是一個慘痛的教訓(xùn)，20年前云南“999”就進入老撾并占領(lǐng)電池市場，居然一直沒有注冊商標，結(jié)果是“999”商標被搶注，搶注者還向老撾海關(guān)提出了保護申請，老撾政府嚴禁從進口“999”牌電池產(chǎn)品，徹底封殺了云南“999”。面對“盜竊者”的行徑，云南“999”只有無奈，還有一些尷尬。

另外，還可以采用區(qū)域性的商標注冊方式。如果要求保護的國家是歐盟的成員國，可以采用歐盟注冊的方式;如果要求在非洲相關(guān)國家保護，可以通過非洲知識產(chǎn)權(quán)組織進行注冊。

4.要準確掌握國外商標制度。

目前，世界各國對商標注冊主要采用了“先使用”原則和“先注冊”原則?！跋仁褂谩痹瓌t即誰先使用誰就擁有商標權(quán)，主要是美國、英國、澳大利亞、加拿大、新加坡等英美法系的國家實行這一原則。在這些國家，應(yīng)當盡早使用商標，并注意在先使用的證據(jù)。如果該商標被人搶注，可以通過商標異議程序或者訴訟程序奪回商標。“先注冊”原則即誰先注冊誰就擁有商標權(quán)，主要是日本、韓國、西班牙、意大利等大陸法系的國家實行這一原則。在這些國家，應(yīng)當盡早申請注冊商標，避免被搶注。

此外，一些國際公約對商標保護也作出了規(guī)定。如《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》對馳名商標進行了保護,該公約規(guī)定：各成員國應(yīng)在本國法律允許的條件下，依法對構(gòu)成商標注冊國或使用國主管機關(guān)認定在該國已經(jīng)馳名的商標予以保護，不管該商標是否注冊，都應(yīng)加以保護。目前，《巴黎公約》包括在內(nèi)有160多個成員國，馬德里聯(lián)盟成員國也均是其成員。

(二)商標遭搶注后的補救對策

雖然人們總是渴望“花適當?shù)腻X，辦恰當?shù)氖隆?，但事事皆有意外。商標代表了品牌，品牌決定了市場，市場就是利益。如果商標已然被搶注，特別是在海外被搶注，企業(yè)必須運用各種手段盡力挽回。

1. 依靠法律，義正嚴辭的奪回商標。

法律是一把雙刃劍，企業(yè)一定要用好這把劍，利用別人的法律維護自己權(quán)利。特別是關(guān)于在先使用和馳名商標的法律規(guī)定，已成為企業(yè)奪回商標的兩把利劍。雖然運用法律手段往往成本很高，周期也比較長，但是贏回市場最實的途徑。

利用在先使用原則，掌握在先使用的證據(jù)，確保在實行該原則的國家的商標權(quán)。如我國“雄雞”牌蚊香，暢銷于非洲和南美洲，在尼日利亞被搶注，并索要巨額侵權(quán)賠償。雄雞抓住了尼日利亞商標注冊實行“使用優(yōu)先”原則的法律規(guī)定，收集了種種在先使用的有力證據(jù)，歷經(jīng)3年的訴訟，最終得以勝訴。另外，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)關(guān)注的一個細節(jié)，即香港不同于大陸，是實行“先使用”原則。今年3月，“采詩”商標在港遭搶注，采詩即以已在港銷售商品及在電視臺播放廣告為由主張“使用在先”，贏得了主動權(quán)，促使搶注者撤銷注冊申請。

如果是馳名商標，可以充分運用《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》和《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》等關(guān)于馳名商標的保護規(guī)定，對抗商標搶注行為，奪回在海外被搶注的商標。例如，五糧液的漢語拼音“WULIANGYE”商標在韓國被惡意搶注后，五糧液集團立即提出異議，通過大量舉證，經(jīng)過三申三辯耗時15個月，終于使韓國商標總局做出了有利裁定：“根據(jù)異議方提出的觀點和證據(jù)材料，引證商標不僅在為馳名商標，而且在韓國也被認為是馳名商標。因此，申請商標應(yīng)視為從非公平競爭方面申請注冊該商標，從而誤導(dǎo)消費者和與商標相關(guān)商品的原產(chǎn)地?！辈?jù)此駁回了韓國搶注者的注冊申請。同樣，海信也是依據(jù)“Hisense”商標是馳名商標，在與德國博世-西門子“HiSense”商標糾紛案中，以最小的損失贏回了商標權(quán)?？梢?，馳名商標是企業(yè)品牌的國際“保護傘”。

以上兩種方式是常見的救濟手段，還有一些規(guī)定也有利于我國企業(yè)在海外維權(quán)。若對海外的代理商搶注商標行為進行約束，可以依據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條“商標所有人的代理商或代表人未經(jīng)商標所有人的授權(quán)而以自己的名義申請注冊商標的，該所有人有權(quán)對所申請的商標提出異議或請求撤銷”規(guī)定等。另外，企業(yè)還應(yīng)加強市場監(jiān)測，避免因自身未及時提出異議而使搶注商標能注冊成功。采詩和五糧液就是通過在港、在韓的市場監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)了商標被搶注的情況，為企業(yè)提出異議和進行舉證贏得了時間。

2. 利害談判，心照不宣的挽回商標。

搶注者的動機萬變不外乎一個“利”字，如果企業(yè)可以坐下來與搶注者談判，未嘗不會得到一個兼顧市場和效益周全之策。如海信與西門子之爭，雙方經(jīng)過談判，半月間即達成共識，雖留下一個“免費轉(zhuǎn)讓與六位數(shù)轉(zhuǎn)讓費”的懸案，但談判共識為海信進軍歐洲市場爭取了有利時間，孰失孰得，盡在海信的掌握之中。

值得注意的是，商標談判絕不是一個簡單的金錢游戲，而是雙方在政府、社會等方面的公關(guān)能力的綜合較量。在“海信與西門子”案中，海信在事件之初就積極應(yīng)訴，同時廣泛而主動地配合媒體進行新聞報道，繼而協(xié)助媒體發(fā)起聲勢浩大的“企業(yè)海外維權(quán)研討會”，商務(wù)部、商標局等部門代表悉數(shù)出席，從正面給西門子施加壓力，迫使西門子考慮放棄。

3、主動換標，以攻代守的品牌戰(zhàn)略。

假使企業(yè)無法通過談判拿回自己的商標，又無心力應(yīng)對法律程序，最簡單的辦法就是換標。當聯(lián)想公司欲在國際市場大展宏圖之時，卻遭遇“l(fā)egend”商標在很多國家已無法注冊的困境，直接影響了聯(lián)想全球化的發(fā)展進程。面對潛在的全球商標訴訟或談判，聯(lián)想選擇了主動換標，將“l(fā)egend”換為“l(fā)enovo”商標。雖然是無奈之舉，但是事實證明了聯(lián)想的策略是正確的。另外，我國企業(yè)的商標大多使用中文，由于國外市場對我國企業(yè)具有“價值增值”功能的中文標識往往缺乏認知度，適時推出全新英文標識，既不會沖擊市場，也為打造新的品牌奠定了基礎(chǔ)。

當然，任何的事后補救總是沒有事前預(yù)防來得經(jīng)濟。保護知識產(chǎn)權(quán)的根本還是要建立適合自身的防御體系。品牌的根本還是誠信。古羅馬有一句法律諺語“欺詐毀滅一切”，意思是說“所有的民事行為，若是基于欺詐發(fā)生的，最后不能獲得任何利益。”

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