如何考量商標(biāo)共存同意書的效力

來源：尚標(biāo)采編    發(fā)布時(shí)間：2016-06-21 07:26:00　　瀏覽：2311

“TITANX”商標(biāo)成功在華申請(qǐng)領(lǐng)土延伸保護(hù)，在商標(biāo)近似判定中——

瑞典迪坦科斯引擎制冷控股公司(TITANX ENGINE COOLING HOLDING AB，下稱迪坦科斯公司)欲將其國(guó)際注冊(cè)第G1082445號(hào)“TITANX”商標(biāo)在我國(guó)申請(qǐng)領(lǐng)土延伸保護(hù)，被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(下稱商評(píng)委)以該商標(biāo)與他人在先確權(quán)的同名商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)為由予以駁回。隨后，迪坦科斯公司提起行政訴訟。在一審法院判決維持商評(píng)委被訴決定之后，迪坦科斯公司提起上訴。

日前，根據(jù)北京市高級(jí)人民法院作出的(2015)高行(知)終字第74號(hào)行政判決，法院認(rèn)為，鑒于迪坦科斯公司與引證商標(biāo)權(quán)利人簽署了《共存同意書》，引證商標(biāo)權(quán)利人明確允許迪坦科斯公司使用在相關(guān)商品上的“TITANX”商標(biāo)，與其使用在類似商品的引證商標(biāo)共存，故迪坦科斯公司的“TITANX”商標(biāo)在相關(guān)商品上的注冊(cè)已不存在障礙，應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)。據(jù)此，法院終審判決撤銷了一審判決與商評(píng)委決定，并判令商評(píng)委重新作出決定。

據(jù)了解，2014年5月28日，迪坦科斯公司與第3659580號(hào)“TITAN”商標(biāo)(下稱引證商標(biāo))的權(quán)利人簽署了《共存同意書》，引證商標(biāo)權(quán)利人宣稱其針對(duì)迪坦科斯公司在我國(guó)申請(qǐng)領(lǐng)土延伸保護(hù)的第G1082445號(hào)“TITANX”商標(biāo)(下稱申請(qǐng)商標(biāo))在第7類馬達(dá)和引擎冷卻器商品上的注冊(cè)不持任何異議。

經(jīng)審理，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，我國(guó)商標(biāo)法之所以禁止在同一種或類似商品或服務(wù)上注冊(cè)相同或近似商標(biāo)，其目的不僅在于避免相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，同時(shí)亦在于避免在實(shí)際使用中出現(xiàn)兩個(gè)不同注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)之間的沖突。在此情況下，考慮到注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)所具有的私權(quán)性質(zhì)，如果引證商標(biāo)權(quán)利人明確認(rèn)可申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)，則亦可認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)不再存在障礙。

該案中，鑒于迪坦科斯公司與引證商標(biāo)權(quán)利人簽署了《共存同意書》，引證商標(biāo)權(quán)利人明確允許迪坦科斯公司指定使用在第7類馬達(dá)和引擎冷卻器商品上的申請(qǐng)商標(biāo)，與其核定使用在非陸地車輛用電動(dòng)機(jī)商品的引證商標(biāo)共存，故申請(qǐng)商標(biāo)在第7類馬達(dá)和引擎冷卻器商品上的注冊(cè)已不存在障礙。

綜上，法院作出上述終審判決。

行家點(diǎn)評(píng)：

湯學(xué)麗 盈科(北京)律師事務(wù)所 律師：該案主要涉及商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書對(duì)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的影響問題。在駁回復(fù)審訴訟程序中，如果引證商標(biāo)權(quán)利人出具商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書同意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，該商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書應(yīng)作為審查判斷申請(qǐng)商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)的考量因素。我國(guó)法律及司法解釋未對(duì)商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書的效力作出明確規(guī)定，目前實(shí)踐中主要有3種觀點(diǎn)：完全否定、作為參考、充分尊重。

該案中，申請(qǐng)商標(biāo)“TITANX”完整包含了引證商標(biāo)“TITAN”，兩商標(biāo)近似程度較高，且指定使用的商品類似，一審法院認(rèn)為引證商標(biāo)權(quán)利人同意商標(biāo)共存，仍會(huì)使相關(guān)消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，從而對(duì)公眾利益產(chǎn)生影響，因此商標(biāo)共存同意書不能作為申請(qǐng)商標(biāo)可以獲得注冊(cè)的依據(jù)，據(jù)此維持了商評(píng)委被訴決定。

北京市高級(jí)人民法院則采用了“充分尊重”的觀點(diǎn)，充分尊重了當(dāng)事人的意思自治和處分權(quán)，賦予商標(biāo)共存協(xié)議以推定效力，在沒有相關(guān)證據(jù)證明必然混淆時(shí)，采信了訴訟中當(dāng)事人提交的《共存同意書》，支持了商標(biāo)共存的請(qǐng)求，據(jù)此撤銷了一審判決與商評(píng)委被訴決定，并詳細(xì)闡述了允許共存的理由：一，《共存同意書》是由與自身具有直接利益關(guān)系的在先商標(biāo)權(quán)利人與在后商標(biāo)申請(qǐng)人共同簽署的，《共存同意書》通常是排除混淆可能性的有力證據(jù)。第二，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)是一種民事財(cái)產(chǎn)權(quán)利。根據(jù)意思自治原則，除非涉及重大公共利益，商標(biāo)權(quán)利人可依自己的意志對(duì)權(quán)利進(jìn)行處分。《共存同意書》體現(xiàn)了在先商標(biāo)權(quán)利人對(duì)其權(quán)利的處分。第三，我國(guó)商標(biāo)法的立法目的既維護(hù)消費(fèi)者的利益，又保護(hù)商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益。只有在有充分證據(jù)證明《共存同意書》損害了消費(fèi)者利益的情況下，才應(yīng)對(duì)在先商標(biāo)權(quán)利人對(duì)其權(quán)利的處分予以否定。

目前，實(shí)踐中涉及商標(biāo)共存協(xié)議問題的案件越來越多，人民法院對(duì)于商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書也不再是之前總體上的相對(duì)消極或者一概不予考慮，而更多的是尊重當(dāng)事人的意思，只要沒有明顯混淆或者損害公眾利益的情形，通常是將商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書作為根據(jù)2001年10月27日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改〈人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法(下稱第二次修正的商標(biāo)法)第二十八條審查判斷時(shí)的考量因素，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

姚小娟 浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 律師：我國(guó)第二次修正的商標(biāo)法第二十八條規(guī)定：“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，不予注冊(cè)。”該規(guī)定的立法宗旨在于，一方面保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)利人的利益，防止在同一種或類似商品或服務(wù)上出現(xiàn)相同或近似商標(biāo)，避免相關(guān)公眾混淆;另一方面保護(hù)社會(huì)公眾利益，避免相同或近似商標(biāo)不能被消費(fèi)者區(qū)分。

商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書，是在商標(biāo)注冊(cè)程序中，在先引證商標(biāo)權(quán)利人同意或允許在后相同或近似的商標(biāo)在同一種或類似的商品或服務(wù)上注冊(cè)，并與在先商標(biāo)共存。在先權(quán)利人的同意或允許，解決了立法需要保護(hù)的一個(gè)問題，即商標(biāo)權(quán)利之間的沖突已經(jīng)解除。問題在于，商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書能否解決法律保護(hù)社會(huì)公眾利益。

商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書，在該案之前的案例中早有出現(xiàn)，理論實(shí)務(wù)界也有討論。北京市高級(jí)人民法院法官石必勝在其《商標(biāo)共存協(xié)議只作為適用商標(biāo)法第二十八條考量因素——評(píng)析項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)有限公司訴國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政案》一文中闡釋：同一種商品或服務(wù)上的相同商標(biāo)，必然導(dǎo)致公眾混淆，應(yīng)不予考慮商標(biāo)共存協(xié)議;類似商品或服務(wù)上的近似商標(biāo)，因標(biāo)識(shí)具有差異性，判斷是否會(huì)導(dǎo)致公眾混淆時(shí)，應(yīng)考慮商標(biāo)共存協(xié)議。這一觀點(diǎn)，與我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第五十七條關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)判斷中對(duì)混淆誤認(rèn)的判斷是一致的，即商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書是判斷相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)的要素。在“相同商標(biāo)+同一種商品或服務(wù)”時(shí)，必然導(dǎo)致混淆，所以不需要進(jìn)行混淆誤認(rèn)判斷，因此不予考慮商標(biāo)共同協(xié)議;而在“近似商標(biāo)+類似商品或服務(wù)”及“相同商標(biāo)+近似商品或服務(wù)”與“相同商標(biāo)+同一種商品或服務(wù)”時(shí)，需要進(jìn)行混淆判斷，應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)共存協(xié)議或共存同意書的效力。北京市高級(jí)人民法院在四川呈祥東館酒店有限公司與商評(píng)委商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案中，即持與該案相同的觀點(diǎn)。