注冊商標侵權(quán)訴訟中的風險規(guī)避

來源：中華商標雜志    發(fā)布時間：2016-10-08 07:52:00　　瀏覽：2068

　　一、 我們的商標準備好了嗎?

新產(chǎn)品上市前夕，除了產(chǎn)品、渠道、媒體推廣等一系列準備工作之外，企業(yè)應(yīng)該冷靜地考慮我們的商標準備好了嗎?企業(yè)可從以下幾個角度考慮：

1. 合理的商標注冊申請時間，避免商標被搶注

很多企業(yè)，為了做好產(chǎn)品上市前的準備，會先期進行一系列的宣傳活動，可能是媒體報道、可能是戶外廣告、也有可能是通過微博等新媒體的形式，將即將上市的產(chǎn)品公之于眾。而這時，我們的商標還沒有提交申請。這就有可能造成商標被搶注的發(fā)生。阿里巴巴集團前CEO馬云，在卸任CEO職位后，又把眼光投入到了物流行業(yè)。2013年5月28日發(fā)布消息，聯(lián)合多家企業(yè)共同創(chuàng)辦了中國智能物流骨干網(wǎng)(CSN)項目，并將項目命名為“菜鳥”物流。消息一經(jīng)公布，一家注冊地在香港的公司便于2013年5月29日向商標局提交了一份第39類(物流)的“菜鳥”商標申請。筆者不禁感嘆其商標敏感度之高，搶注時間之快。但是馬云已經(jīng)提前一步，在信息發(fā)布會之前的2013年5月23日就向商標局提交了此商標申請，躲過了商標被搶注的風險。由此可以看出，企業(yè)應(yīng)該做好產(chǎn)品上市前的商標保密并在產(chǎn)品上市前做好商標申請工作，避免因商標被搶注而帶來的侵權(quán)風險。

2. 商標申請前做好授權(quán)前景評估，降低商標不能授權(quán)所帶來的影響

其一，確認是否存在在先相同商標。手機應(yīng)用軟件“西柚經(jīng)期助手”，在2013年4月正式上線，據(jù)其當年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，其用戶總量已達1000萬，日活躍用戶超100萬，用戶量預(yù)計有望在年底突破2000萬。但是其并未申請第9類(軟件)的“西柚”商標，該商標早已在2012年3月14日被另一家公司注冊。由于涉嫌商標侵權(quán)，“西柚”軟件被多家軟件下載平臺下架，對企業(yè)造成了巨大損失，企業(yè)最終不得不將產(chǎn)品名稱升級為“美柚”。為了避免此類侵權(quán)情況的發(fā)生，可以通過查詢在先權(quán)利情況，確認商標是否已經(jīng)被他人注冊。如果相同商標轉(zhuǎn)讓已被他人注冊，企業(yè)應(yīng)盡快考慮策劃新品牌，以避免產(chǎn)品上市后被訴侵權(quán)的發(fā)生，減少不必要的損失。

其二，確認是否存在在先近似商標。通過查詢在先權(quán)利情況，排除了在先相同權(quán)利沖突之后，企業(yè)需要考慮是否存在在先近似商標。如有存在，商標是否能夠授權(quán)。商標申請期間是否有被訴侵權(quán)的風險。在2013年11月9日晚恒大亞冠奪冠慶典上，“恒大冰泉”的產(chǎn)品正式亮相，產(chǎn)品定位于高端水市場。其于2013年10月22日向商標局提交了商標申請。此后，廣州恒大集團投入巨資推廣新品牌，使品牌知名度迅速提升。就在此時，廣州恒大被訴商標侵權(quán)，江西恒大狀告其侵犯了其已注冊的第32類(礦泉水)“恒大”商標。雖然廣州恒大方面對于侵權(quán)予以否認，此案正在審理中。但是從商標上分析，“恒大冰泉”商標顯著部分為“恒大”，“冰泉”屬于通用名稱，顯著性較弱，商標整體較為近似。在商標審查階段，“恒大冰泉”能否通過審查，尚不明了。即使該商標順利注冊，仍有被對方提起異議的可能。“恒大冰泉”商標授權(quán)之路，可能會頗為坎坷。企業(yè)在產(chǎn)品上市前，如果查詢到有在先近似商標，經(jīng)過評估可能會影響新品牌授權(quán)或在申請階段有侵權(quán)風險，企業(yè)則需要考慮是否繼續(xù)使用該商標，做好利弊上的平衡。

　　二、 商標注冊之后，我們就可以高枕無憂了么?

商標注冊之后，企業(yè)即享有了商標專用權(quán)。此時很多企業(yè)便放松了警惕，事情是否真如企業(yè)所想，其實不然。商標注冊后仍然存在著一定風險。企業(yè)可能因此再度陷入商標侵權(quán)的泥潭之中。

1.面對商品分類表的變化，是否及時補充新的商標

類似商品和服務(wù)區(qū)分表(簡稱為商品分類表)是商標申請、商品選擇、近似判斷的重要依據(jù)之一。我國現(xiàn)行的是基于尼斯分類第十版分類表。尼斯分類表每五年會有一次重大修訂，每年會有一些小的修訂。因此，面對不斷變化的分類表，企業(yè)應(yīng)及時關(guān)注其變化，避免因分類表變化而帶來的商標侵權(quán)風險。陌陌科技公司正值IPO之際，不想竟被另一家公司提起訴訟，被訴侵犯其“陌陌”商標專用權(quán)。陌陌科技公司第9類(軟件)“陌陌”商標申請于2011年9月8日，2012年11月14日核準注冊。為什么商標已經(jīng)注冊，還是被訴了侵權(quán)?被訴方第45類(交友服務(wù))“陌陌”商標申請日為2012年8月6日，2014年1月7日核準注冊。被訴方核準注冊的服務(wù)為“交友服務(wù)等”。“交友服務(wù)”與“陌陌”軟件提供的服務(wù)相近，因而被訴。

2014年新修訂的分類表中，增加了一項新的服務(wù)“在線社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”，該服務(wù)與“陌陌”軟件提供的服務(wù)更加相符。如果陌陌科技公司及時補充注冊該商標，很有可能會避免此次訴訟。很可惜的是，該服務(wù)已經(jīng)被另一家企業(yè)搶注，如果該商標也順利注冊，陌陌科技公司有可能又一次因為商標侵權(quán)，走上被告席?，F(xiàn)在訴訟結(jié)果尚未知曉，但是很有可能影響“ 陌陌”的IPO之路。因此，企業(yè)在商標獲準注冊之后，也要保持警惕，及時關(guān)注分類表變化，及時補充商標注冊，避免因此而產(chǎn)生的商標侵權(quán)風險。

2. 是否做好了商標監(jiān)測工作，避免他人搶注

從“陌陌”被訴一案來看，我們除了要注意及時關(guān)注分類表變化，補充注冊外，還提示了企業(yè)應(yīng)該做好商標監(jiān)測工作。如果陌陌科技公司及時在商標公告期監(jiān)測到了第45類(交友服務(wù))“陌陌”的公告，并及時提起異議申請，則可以避免現(xiàn)在的被動局面。

隨著我國法律保護環(huán)境不斷改善，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識也應(yīng)該隨之提高。企業(yè)應(yīng)做好知識產(chǎn)權(quán)保護工作，使其更好地服務(wù)于企業(yè)的商業(yè)經(jīng)營。做好商標防范工作，避免商標侵權(quán)訴訟的發(fā)生，也是企業(yè)商業(yè)競爭中重要的一環(huán)。

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