“嘀嘀”商標侵權案收場 法律關系復雜到頭暈

來源：中國網綜合    發(fā)布時間：2016-07-20 02:58:00　　瀏覽：2002

歷時兩年的“嘀嘀”商標侵權案最終以雙方和解而告終，但該案涉及的“互聯網+”時代商標領域諸多新型、典型問題仍值得關注。對此，該案主審法官獨家解讀“嘀嘀”商標侵權案五大爭論焦點，并指出小桔公司確實侵權了，但因獲利與使用“嘀嘀”系列商標并無因果關系，固賠償價格不宜過高。

爭議焦點：“嘀嘀打車”侵權案為何難界定

本案法官認為，該案涉及“互聯網+”時代商標領域諸多新型、典型問題，爭議焦點在于：

第一，小桔公司使用“嘀嘀”“嘀嘀打車”“嘀嘀打車及圖”標識是否是具有來源區(qū)分意義的商標使用，如果有則其所區(qū)分的是APP商品還是打車服務;

第二，小桔公司使用的前述標識與涉案商標標識是否構成相同或近似;

第三，小桔公司用前述標識區(qū)分出來源的商品或服務與涉案商標核準使用的商品是否構成相同或類似;

第四，小桔公司的使用行為是否容易導致混淆;

第五，若侵權指控成立，如何確定小桔公司應當承擔的責任。

　　結論1：提供APP行為≠提供服務

小桔公司使用的“嘀嘀”系列標識，無論是“嘀嘀一下，馬上出發(fā)”，還是“嘀嘀打車”或“嘀嘀打車及圖”，均可將其APP或服務與其他提供者的APP或服務區(qū)分開來，具有來源區(qū)分意義，屬于商標使用。對此各方爭議不大，所爭核心集中于小桔公司是在軟件商品上使用還是在打車服務上使用了各該標識。事實上，這也是該案的核心所在，決定了該案定性定量。

案件審理過程中，業(yè)內專家學者就此進行了廣泛討論，并形成了兩種觀點：

一種觀點認為小桔公司提供的是一種打車服務，其本質、目的、功能是提供給消費者運輸信息、運輸經紀等綜合交通運輸服務，消費者實際需要和得到的也是該類服務，而非軟件商品或者軟件下載，計算機軟件僅為實現打車服務的工具，因此小桔公司是在服務上使用“嘀嘀”系列標識。

另一種觀點認為小桔公司系在APP上使用“嘀嘀”系列標識，其打車服務是通過計算機軟件來實現的，所承載的打車服務是相關APP功能屬性之一，且該服務的提供均是圍繞計算機軟件展開，因此其整體屬性呈現的應為計算機軟件商品。

經審理，法院認為小桔公司對“嘀嘀”系列標識，既在軟件商品上進行了使用，也在打車服務上進行了使用。其判斷標準是：判斷使用商標的商品或服務類別應當堅持客觀標準——即消費者以該標識對何種商品或服務來源進行了區(qū)分。若消費者以之進行某類商品(如APP)來源的區(qū)分，則屬于在該類商品上進行了商標使用;若消費者以之區(qū)分某種服務(如打車服務)的來源，則屬在該類服務上進行了商標使用。而不能以主觀標準即商標使用者的主觀意圖進行判斷。

該案中，首先，小桔公司在提供服務過程中用“嘀嘀”系列標識區(qū)分了打車服務的來源。消費者下載安裝“嘀嘀打車”APP后，在因需要使用打車服務而對服務提供者進行選擇時，通過“嘀嘀”系列標識所識別的是打車服務的來源。此時，小桔公司對“嘀嘀”系列標識便是在打車服務上的使用。

其次，小桔公司提供APP下載系用“嘀嘀”系列標識區(qū)分了計算機程序(可下載軟件)來源。可能多數消費者下載“嘀嘀打車”APP是的目的是為獲取小桔公司提供的打車服務，但在接觸到服務之前，為尋找、下載由小桔公司提供的、可以帶來“嘀嘀打車”服務的APP，消費者必然需要通過“嘀嘀”系列標識進行識別，“嘀嘀”標識起著區(qū)分APP來源的作用。而網站或應用商店中的待下載APP便是一種“計算機程序(可下載軟件)”，小桔公司的使用屬于在軟件商品上的使用。

此外，有部分消費者并無意于使用小桔公司提供的打車服務，而是出于其他目的安裝“嘀嘀打車”APP(如為了測試手機性能而故意尋找“占內存”的APP進行安裝)，對他們而言，APP本身更具有獨立的價值，APP上所使用的標識純粹起到區(qū)分APP來源的作用。

小桔公司使用的“嘀嘀”系列標識客觀上具有區(qū)分打車服務和軟件商品來源的雙重效果，應當認定為在打車服務和軟件商品上均進行了商標使用。前述兩種相反觀點實際上均是“吸納論”，前者是認為服務使用吸納軟件使用，故只能認定服務使用;后者主張軟件使用吸納服務使用，只應認定軟件使用。但不論是哪種“吸納”，均否定了軟件和服務的獨立屬性，違背了“互聯網+”時代規(guī)律。

“互聯網+”時代，用戶一般可能是為了獲取服務而安裝APP，但是服務開始于APP安裝之后，提供服務者必先提供APP下載，消費者獲取服務前必先獲取APP。這與傳統(tǒng)服務(如使用餐具提供餐飲服務)存在著質的區(qū)別，傳統(tǒng)服務是消費者先通過店招等標識對服務來源進行了識別，再接觸到服務所使用的具體商品;而APP服務中，消費者需要首先對APP進行識別，再接觸到服務本身。消費者存在前期對APP來源進行識別和后期對服務來源進入識別的兩個階段行為，對經營者而言，提供服務和提供APP下載中使用商標便分別具有獨立的來源區(qū)分意義。不能以提供服務時通過APP完成為由，便將提供APP納入提供服務行為，或將提供服務納入提供APP行為。

　　結論2：小桔標識不相同卻近似

商標近似性的判斷需要考量商標的顯著性，商標的顯著性需結合所使用的商品進行判斷。如“蘋果”二字使用在蘋果等水果商品上當然不具有顯著性，但使用在手機商品上卻有較強顯著性。同理，“嘀嘀”二字使用在軟件商品上具有較強顯著性，但使用在與汽車有關的商品或服務上時，因其系對汽車喇叭的擬聲，顯著性則相對較弱。該案中，小桔公司同時在軟件商品和打車服務中使用了“嘀嘀”系列標識，該系列標識與涉案商標的近似性需分別判斷。

該案中，首先，關于小桔公司在軟件上使用的“嘀嘀”系列標識。小桔公司使用的“嘀嘀”文字標識與涉案商標標識完全一致，是相同商標;所使用的“嘀嘀打車”“嘀嘀打車及圖”標識，因“嘀嘀”二字是其主要呼叫部分，起著主要的來源識別作用，加之“嘀嘀”二字在軟件類商品上的顯著性，應當認定涉案標識與“嘀嘀”商標構成近似。

其次，關于小桔公司在服務中使用的“嘀嘀”系列標識。小桔公司使用的“嘀嘀”文字標識與涉案商標標識完全一致，是相同商標;所使用的“嘀嘀打車”標識，因“打車”二字是對其所提供服務類別的描述，而“嘀嘀”二字才是其識別部分，故仍應認定為近似標識;所使用的“嘀嘀打車及圖”標識中，鑒于所用圖形是一輛出租車，與“打車”二字一樣仍然是對服務類別的描述，“嘀嘀”仍是其主要呼叫部分，故縱使考慮到“嘀嘀”二字在打車服務上所具有的較弱顯著性，該標識仍應認定為近似標識。

　　結論3：標識商品與注冊商品不同

該案中小桔公司提供的APP與涉案“嘀嘀”商標核準使用的第9類計算機程序(可下載軟件)屬相同商品自無疑義，問題在于小桔公司提供的打車服務與涉案商標核準使用的商品是否構成類似。對此，一種觀點認為打車服務和打車軟件不存在特定整體性聯系，不屬于服務與商品類似。另一種觀點則認為由于小桔公司提供的服務與其軟件密不可分，軟件是打車服務實現的必備工具，且該軟件與打車服務同時呈現，消費者勢必會認為軟件提供者和服務提供者存在特定的聯系，故兩者構成類似。

司法實踐中，認定商品或服務是否類似，應當以相關公眾對商品或者服務的一般認知綜合判斷，需要考慮商品和服務之間聯系的密切程度，在用途、消費者、通常效應、消費渠道、消費習慣等方面的一致性，以及是否容易使相關公眾認為商品或服務是同一主體提供者或者其提供者之間存在特定聯系等方面。一般而言，服務與商品類似的前提條件是服務系圍繞商品展開，且該服務所呈現出的功能、用途、消費群體及消費渠道與該商品具有特定的聯系。

就該案而言，小桔公司提供的服務從功能和用途上是匯集司機、乘客雙方的信息，達到搭乘的目的，從性質上看是一種用車服務，渠道、消費群體針對的是司機和乘客。涉案商標核定使用的商品類別為計算機程序(可下載軟件)，其針對的是使用該程序和軟件進行信息化處理的相關公眾，其功能和目的是處理、存儲和管理信息數據等與之類似的服務，理應圍繞該計算機程序或軟件的安裝、升級、維護、替換等為了該計算機程序或軟件本身的良好運行和使用而提供的服務，不能以服務方式利用了計算機軟件就據此認定兩者存在司法解釋所規(guī)定的“特定聯系”，更不能以計算機軟件的功能屬性作為認定計算機軟件與服務類似的主要依據，從而將通過計算機軟件實現的所有服務全部納入注冊在計算機軟件商品上的注冊商標專用權的保護范圍，否則會導致商標權的權利邊界被無限放大，有違公平原則。該案中，小桔公司的“嘀嘀打車”軟件只是其實現打車服務的工具和手段，該軟件本身具有實現打車服務的功能模塊，但打車服務本身與軟件商品之間并不符合我國現行商標法規(guī)定的商品與服務類似的構成要素。

　　結論4：小桔行為產生公眾混淆

鑒于小桔公司在軟件商品上使用“嘀嘀”標識的行為屬于“兩相同”行為，無需考慮混淆因素，而在打車服務上使用被訴標識的行為因服務類別與涉案商標核定使用商品不構成類似，不構成侵權，因而關于混淆的討論主要圍繞小桔公司在軟件商品上使用“嘀嘀打車”“嘀嘀打車 ”該兩個近似標識的行為。而該案中鑒于小桔公司“嘀嘀打車”所取得的巨大知名度和杭州秒影電子有限公司及寧波市科技園區(qū)秒影電子有限公司(下統(tǒng)稱妙影公司)“嘀嘀”商標的默默無聞，關于混淆的討論又必然涉及到司法對反向混淆。

標識產品來源是商標的基本功能，其本質是為商品與其提供者之間建立一種聯系，核定商標與指定商品以及來源之間的聯系是商標法所保護的注冊商標專用權的核心，切斷了它們之間的聯系，即是對商標識別功能的破壞。不能因使用和宣傳而擴大了商標的知名度，就賦予其享有使用該商標的權利，否則會踐踏在先注冊商標權利人享有的專用權，沖擊商標注冊基本制度，縱容和助長市場競爭中的弱肉強食，有違公平誠信的基本原則，也違背商標法的立法目的。因而，對于反向混淆應當予以規(guī)制。

該案中，小桔公司對通過一系列的宣傳推廣活動，不可避免地使得相關公眾將在計算機程序(可下載軟件)商品上使用的“嘀嘀”系列標識，和小桔公司的“嘀嘀打車”軟件聯系到一起，誤認小桔公司為“嘀嘀”商標的所有人，割裂了妙影公司與其“嘀嘀”商標之間的聯系，削弱了“嘀嘀”商標所具備的基本識別功能，結合消費者已實際發(fā)生反向混淆的事實，應當認定小桔公司的行為造成相關公眾產生了混淆。

　　結論5：賠償金額不宜過高

小桔公司在軟件商品上使用“嘀嘀”系列標識的行為構成商標侵權，在打車服務上使用“嘀嘀”系列標識的行為不構成商標侵權，但鑒于服務與軟件的不可分性，小桔公司應當停止提供使用“嘀嘀”系列標識軟件的下載，而賠償額應局限于小桔公司在軟件商品上使用涉案標識的行為進行評判。在確定具體賠償數額時，還應當考慮小桔公司的獲益與商標使用行為之間的因果關系及“嘀嘀”標識本身的貢獻率。

小桔公司的“嘀嘀打車”軟件是實現其服務的重要工具，其所啟用的名稱在整個商業(yè)模式運作中僅僅起到一個符號的作用，僅是為了起到區(qū)別作用而已，相關公眾看中的并不是“嘀嘀”這一商標所承載的價值和品牌效應，而是注重“嘀嘀打車”所提供的快捷便利的打車服務，即便小桔公司有獲利，也是基于這種商業(yè)模式所可能帶來的潛在衍生品和后續(xù)增值服務的巨大商業(yè)價值，而和使用“嘀嘀”系列標識這一形式本身并無必然的因果關系。退一步講，無論小桔公司對其打車應用軟件使用何種名字，可能并不必然影響其后續(xù)良好的發(fā)展和規(guī)模效應?？紤]到上述實情，判賠金額不宜過高。

在已有權利人在第9類計算機程序(可下載軟件)商品上獲準注冊相關商標的前提下，他人在為提供某種服務而開發(fā)的APP上使用了該商標標識，如果不加區(qū)分地認定其是在不相類似的服務上使用該商標，則使得在先商標注冊的意義完全落空，也易導致在后服務提供者無視他人在先商標、蠻橫進入軟件商標控制領域、不注重知識產權風險防控，帶來不良司法導向。而如果不加區(qū)分地將使用者行為一概認定為侵權，讓商標權利人通過一個軟件商標控制所有通過同標APP提供的服務，則過于擴大了商標權的控制范圍，也不符合商標法的立法目的。

固然，各APP提供者所欲提供的是APP所傳遞的服務，APP標識所主要區(qū)分的亦是不同的服務來源，但在提供服務之前確實提供了計算機程序(可下載軟件)，屬于侵權行為，便應依法予以規(guī)制，侵權行為不能因其屬其他行為的一個環(huán)節(jié)或前提便洗白了侵權屬性。

　　“嘀嘀”商標侵權案回顧

2014年5月，杭州一家企業(yè)以“嘀嘀打車”商標構成侵權行為為由向法院提起訴訟，要求賠償8000萬元，由杭州市中級人民法院于5月13日正式受理此案。

據了解，這家企業(yè)名為杭州妙影微電子有限公司，在2012年5月注冊了“嘀嘀”以及“Didi”的商標，早于北京小桔科技有限公司提出申請半年。該公司負責人稱，妙影公司是一家智能交通系統(tǒng)軟件開發(fā)的公司，其核心產品包括打車軟件在內。

妙影公司認為，“嘀嘀”和“嘀嘀打車”的核心品牌都在“嘀嘀”兩個字。“妙影電子也是開發(fā)打車軟件的，并早已經注冊'嘀嘀'，而根據商標法57條規(guī)定，未經商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，就構成商標侵權。”為保障自身合法權益，根據《中華人民共和國商標法》及相關法律規(guī)定，妙影公司已經向杭州市中級人民法院提起訴訟，根據本案小桔科技的侵權事實、主觀故意、侵權后果和侵權獲利，要求其停止一切侵權行為，并賠償人民幣8000萬元。

同年5月20日，北京小桔科技有限公司在京召開新聞發(fā)布會，宣布將'嘀嘀打車'正式更名為'滴滴打車'。

2016年5月，雙方經過轄權異議、庭外和解、延長審限等程序，就商標轉讓事宜達成和解協(xié)議，妙影公司隨后撤回了該案訴訟。

無獨有偶，2015年，廣州一家名為瑞馳公司的企業(yè)也向小桔公司提出起訴，認為小桔侵犯了自己注冊的商標，要求小桔公司將其網站和打車軟件中的“滴滴”字樣刪除。

據了解，該公司2013年11月獲準注冊了“嘀嘀”文字商標,核定服務項目包括信息傳送、電信信息、電子公告牌服務(通訊服務)、提供全球計算機網絡用戶接入服務等。

2015年4月1日，北京市海淀區(qū)人民法院一審駁回了原告廣州市睿馳計算機科技有限公司的訴訟請求,認定“滴滴打車”的運營單位北京小桔科技有限公司不構成侵權。

(浙江省杭州市中級人民法院 申正權 張書青 編輯 楊云寒)

文章標簽:  商標侵權