經(jīng)典案例：商標(biāo)先行，梅花傘業(yè)四年打贏跨國(guó)官司

來(lái)源：晉江經(jīng)濟(jì)報(bào)    發(fā)布時(shí)間：2011-09-26 06:49:00　　瀏覽：2293

2011年8月9日，對(duì)于梅花傘業(yè)股份有限公司來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是一個(gè)特殊的日子。這一天，梅花傘業(yè)總算奪回了該公司旗下知名品牌“SUSINO”在美國(guó)的商標(biāo)權(quán)。這一天，距離“SUSINO”在美國(guó)的商標(biāo)被搶注，已經(jīng)有近4年的時(shí)間。 　　
　　據(jù)透露，其實(shí)在眾多“企業(yè)商標(biāo)在國(guó)際上遭搶注”的案例中，梅花遭遇的這起并不是最棘手的案件，為何花近4年的時(shí)間才勝訴？ 　　
　　“過(guò)程可謂一波三折，卻也讓我們從中學(xué)到很多教訓(xùn)。吃一塹長(zhǎng)一智，自此，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，我們將構(gòu)建起更加堅(jiān)固的防御體系。”梅花傘業(yè)法務(wù)部經(jīng)理黃小源堅(jiān)定地說(shuō)道。
　　困惑：惡意搶注輕易獲準(zhǔn)注冊(cè)？ 　　
　　事情源于2007年12月19日，那天，梅花傘業(yè)一名助其開拓美國(guó)市場(chǎng)的中間人，以自己的名義搶注了梅花旗下的知名品牌“SUSINO”在美國(guó)的商標(biāo)。隨后，該中間人聯(lián)系梅花傘業(yè)，并揚(yáng)言梅花要贖回該商標(biāo)，需支付“100萬(wàn)美金”的高額費(fèi)用?！　　?br />　　“當(dāng)時(shí)，商標(biāo)在海外遭搶注的情況，梅花還鮮少碰到，所以就委托了福建一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)對(duì)該惡意注冊(cè)，向美國(guó)專利商標(biāo)局提出異議申請(qǐng)，并全權(quán)委托該機(jī)構(gòu)處理此案件。未料，卻因?yàn)?#8216;所托非人’，為我們漫長(zhǎng)的維權(quán)之路埋下了隱患。”黃小源表示。 　　
　　黃小源介紹，當(dāng)時(shí)梅花委托的那家代理機(jī)構(gòu)，非常有信心地表示，商標(biāo)遭搶注并不是很棘手的案件，梅花所掌握的證據(jù)已足夠，這個(gè)案件就包在他們身上，一定能勝訴。“美國(guó)市場(chǎng)是梅花很重視的國(guó)際市場(chǎng)之一，公司領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)注，其間幾次詢問(wèn)，代理機(jī)構(gòu)都是信心滿滿的姿態(tài)，梅花高層便逐漸放松了警惕。沒(méi)想到，等了兩年多，等來(lái)的卻是一紙‘異議失敗’的通知。” 　　
　　2010年6月，梅花從委托的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)處獲知異議已經(jīng)失敗，美國(guó)專利商標(biāo)局做出了有利于搶注方的裁定，梅花喪失在美國(guó)對(duì)SUSINO商標(biāo)的專用權(quán)。 　　
　　同年7月該中間人拿到了SUSINO商標(biāo)使用權(quán)的證書，再度聯(lián)系梅花傘業(yè)，詢問(wèn)其是否要贖回商標(biāo)？“我們?cè)俣染芙^合作以及支付巨額費(fèi)用贖回商標(biāo)，該中間人變本加厲，將證書復(fù)印件傳給梅花在美國(guó)的經(jīng)銷商和客戶，嚴(yán)重?fù)p害了梅花在美國(guó)市場(chǎng)的銷售和聲譽(yù)，并在美國(guó)海關(guān)進(jìn)行了備案，企圖阻止梅花的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。”黃小源表示。
　　這個(gè)結(jié)果，讓梅花在美國(guó)市場(chǎng)處于極為被動(dòng)的境地，也讓梅花極為困惑，為何惡意搶注能如此之快獲準(zhǔn)注冊(cè)，為何異議就這樣輕易輸?shù)袅耍?　　
　　真相：代理律師模仿筆跡撤回代理權(quán)
　　梅花沒(méi)有就此放棄，因?yàn)橐坏┓艞?，就意味著梅花要么向惡意搶注妥協(xié)，要么可能失去潛力巨大的美國(guó)市場(chǎng)。
　　危急時(shí)刻，梅花聯(lián)系上了北京一家專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司，在該公司的協(xié)助下，一個(gè)令梅花震驚的真相浮出了水面：原來(lái)，梅花之前委托的福建代理機(jī)構(gòu)將案件又委托給了美國(guó)的代理律師，而該名美國(guó)律師在2010年6月，未經(jīng)梅花同意的情況下，模仿梅花董事長(zhǎng)王安邦的簽名，擅自向美國(guó)提出撤回代理權(quán)，并以梅花的名義留下錯(cuò)誤的郵箱地址。由于美國(guó)的法律制度是在有代理的情況下官方不與當(dāng)事人接觸，故美國(guó)專利商標(biāo)局相信了代理人的訴求并核準(zhǔn)了這一申請(qǐng)。這也意味著從那時(shí)起梅花要自行處理異議案件中的所有問(wèn)題，自行答辯、自行質(zhì)證。搶注方正是看到了這一不利于梅花的情況，頻繁發(fā)出質(zhì)證意見(jiàn)，要求交換證據(jù)，并要求梅花限期答復(fù)。由于所有的質(zhì)詢要求全部發(fā)送到了錯(cuò)誤的郵件地址中，在通過(guò)郵寄方式發(fā)送文件時(shí)，搶注人又寫錯(cuò)了郵政編碼，故所有的文件梅花全部沒(méi)有收到。
　　“然而，在梅花被福建代理人告知耐心等待的時(shí)候，搶注人已經(jīng)基于梅花的沉默，向美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)了簡(jiǎn)易裁決。因?yàn)榇淼膯?wèn)題，梅花喪失了所有的質(zhì)證機(jī)會(huì)。”黃小源道出了梅花當(dāng)時(shí)之所以會(huì)輸?shù)舢愖h、并丟掉商標(biāo)的真正原因。
　　盡管頂著發(fā)往美國(guó)的貨柜全部都要延遲發(fā)貨、經(jīng)銷商和客戶層層質(zhì)疑的巨大壓力，但當(dāng)北京的代理機(jī)構(gòu)告知梅花還有救濟(jì)途徑時(shí)，梅花決定冒險(xiǎn)也要爭(zhēng)取最后的機(jī)會(huì)，于是，更為復(fù)雜、更為漫長(zhǎng)的維權(quán)征程又開始了。
　　轉(zhuǎn)折：搶注人主動(dòng)和解 　　
　　在梅花的授意下，北京的代理機(jī)構(gòu)委托了美國(guó)戴維斯律師事務(wù)所處理此案件。2010年9月26日，戴維斯代表梅花向美國(guó)專利商標(biāo)局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出救濟(jì)申請(qǐng)，同時(shí)請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)撤回簡(jiǎn)易裁決，撤銷搶注人的有效注冊(cè)，將商標(biāo)回復(fù)到權(quán)利待定狀態(tài)?！　?br />　　經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的等待之后，2011年3月，美國(guó)專利商標(biāo)局評(píng)審委員會(huì)決定給予梅花法律救濟(jì)，撤銷商標(biāo)局之前做出的簡(jiǎn)易裁決令。同年4月，美國(guó)專利商標(biāo)局評(píng)審委員會(huì)致函搶注人，告知其商標(biāo)注冊(cè)被撤銷，商標(biāo)回復(fù)到權(quán)利待定狀態(tài)。這無(wú)疑極大地鼓舞了梅花的士氣，梅花乘勝追擊，美國(guó)律師進(jìn)一步聯(lián)系了美國(guó)海關(guān)，從而使梅花SUSINO品牌得以再次進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。 　
　　2011年5月18日，美國(guó)專利商標(biāo)局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)再次做出有利于梅花的判決，撤銷梅花對(duì)簡(jiǎn)易裁決令的默認(rèn)認(rèn)可，同時(shí)設(shè)置新的事先責(zé)令雙方補(bǔ)充證據(jù)，異議案件將根據(jù)之后補(bǔ)充的意見(jiàn)做出異議裁定。 　　
　　“這就意味著異議案件回到了起點(diǎn)，雙方站到了同一起跑線上。梅花接下來(lái)面臨的只是重新打一場(chǎng)商標(biāo)異議案。就在這時(shí)，案件出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。”黃小源透露，眼看形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，搶注人的代理人發(fā)來(lái)消息，雙方可以就此事進(jìn)行協(xié)商?；谡\(chéng)意，梅花提出了中止審理的請(qǐng)求，并且給予對(duì)方期限，雙方協(xié)商此事。 　　
　　最終，搶注人同意達(dá)成和解方案，將SUSINO商標(biāo)物歸原主，轉(zhuǎn)讓給梅花，同時(shí)注銷SUSINO商號(hào)，并且承諾不再對(duì)梅花在美國(guó)市場(chǎng)的聲譽(yù)以及經(jīng)銷行為進(jìn)行干擾和詆毀。 　　
　　2011年8月9日，美國(guó)專利商標(biāo)局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)核準(zhǔn)了轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，至此，耗時(shí)近4年的SUSINO搶注案終于圓滿解決。
　　聲音：商品未行，商標(biāo)要先行
　　“如今，SUSINO搶注案已塵埃落定，但公司為這起案件所耗費(fèi)的人力、財(cái)力和精力，都是十分巨大的。”黃小源坦言，這也算是償還知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的歷史舊賬，經(jīng)此一案，梅花感悟頗多，也吸取了很多教訓(xùn)，希望能給廣大同行提供更多的借鑒。　
　　黃小源表示，在海外遭遇商標(biāo)被搶注、受威脅，并不可怕，堅(jiān)定態(tài)度、積極準(zhǔn)備、沉著應(yīng)對(duì)非常關(guān)鍵，但找到負(fù)責(zé)任、專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)和人才是關(guān)鍵。“SUSINO搶注案”正是因?yàn)?#8220;所托非人”，才會(huì)拖延了近4年，險(xiǎn)些讓梅花失去美國(guó)市場(chǎng)?！?br />　　“不過(guò)，‘亡羊補(bǔ)牢’終究不是好方法，最佳的方式是第一時(shí)間在所在的海外市場(chǎng)注冊(cè)保護(hù)自己的自有品牌。”黃小源介紹，從這起案件中吸取教訓(xùn)，梅花近兩年投入了100多萬(wàn)，在全球120多個(gè)國(guó)家注冊(cè)了商標(biāo)。“很多國(guó)家梅花的產(chǎn)品還未打入，我們也提前注冊(cè)了商標(biāo)，包括赤道幾內(nèi)亞等17個(gè)非洲國(guó)家。”
　　此外，梅花還在全球68個(gè)國(guó)家進(jìn)行了跨類別商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)。例如，現(xiàn)在很多傘企開始延伸產(chǎn)品類別，除了晴雨傘之外，還銷售太陽(yáng)鏡、絲巾等相關(guān)產(chǎn)品，這些類別也要注冊(cè)商標(biāo)，否則被別人搶注了，企業(yè)會(huì)很被動(dòng)。“跨類別注冊(cè)絕非杞人憂天，我們?cè)谝恍﹪?guó)家已經(jīng)有遇到類似的案件，‘有心人’在某個(gè)國(guó)家搶注了SUSINO的服裝商標(biāo)，我們只能再度提出異議。”黃小源表示。
　　再者，黃小源透露，梅花近兩年逐步建立了“全球商標(biāo)監(jiān)控體系”，部分國(guó)家也委托專業(yè)的律師事務(wù)所進(jìn)行監(jiān)控，以便及時(shí)掌握梅花在海外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況。“在有的國(guó)家，企業(yè)的商標(biāo)被搶注后會(huì)直接進(jìn)入公告階段，如果公告期間商標(biāo)權(quán)力人沒(méi)有提出異議，搶注直接通過(guò)有效。如果企業(yè)監(jiān)控不及時(shí)不到位，隨時(shí)都有被搶注的風(fēng)險(xiǎn)。”
　　“SUSINO搶注案”歷時(shí)近4年終成功，既鼓舞了晉江廣大制傘同行，也給同行們提了一個(gè)大醒。“確實(shí)，隨著自主品牌不斷打入海外市場(chǎng)，海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重要性也日益凸顯。梅花的做法確實(shí)讓我們獲益良多。”晉江某傘企董事長(zhǎng)許總表示。
　　晉江市工商行政管理局商標(biāo)廣告科科長(zhǎng)蘇凱東也坦言，近幾年企業(yè)商標(biāo)在海外遭惡意搶注的案件時(shí)有發(fā)生，企業(yè)往往需要為此付出不小的代價(jià)。為此，他特別提醒廣大在海外打自主品牌的晉江企業(yè)，要重視防御性注冊(cè)，商品未行商標(biāo)一定要先行。“商品在打入一個(gè)市場(chǎng)之前，就要提前注冊(cè)，而且要多類別注冊(cè)；要在多個(gè)國(guó)家提前注冊(cè)；還要進(jìn)行多個(gè)商標(biāo)注冊(cè)，將相近似的商標(biāo)同時(shí)注冊(cè)。”
　　據(jù)悉，接下來(lái)，晉江市工商行政管理局也將通過(guò)組織講座等形式，加強(qiáng)對(duì)自主品牌出口企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的宣傳和幫助。 （作者:莊娜芬）