美國的商標(biāo)通關(guān)實(shí)踐

來源：尚標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2016-12-08 02:14:00　　瀏覽：3061

　　

　　在任何管轄區(qū)采用并使用一項(xiàng)商標(biāo)之前，為了確定一項(xiàng)商標(biāo)是否可以使用和注冊，進(jìn)行適度的商標(biāo)通關(guān)（trademark clearance）是至關(guān)重要的。法律通關(guān)的主要目的是要確保擬議使用的商標(biāo)沒有侵犯他人的商標(biāo)權(quán)或者違反消費(fèi)者保護(hù)法規(guī)。除此之外，開展商標(biāo)通關(guān)以決定擬議的商標(biāo)能否受保護(hù)并且形成一個(gè)強(qiáng)大的有價(jià)值的商業(yè)身份權(quán)。

　　在美國，商標(biāo)通關(guān)開始于對擬議商標(biāo)的評估。商標(biāo)代理人首先審查該商標(biāo)以確定它是否具有商標(biāo)的功能（比如，非具有一般性）以及它是否可能違反消費(fèi)者保護(hù)法（比如，不具有欺詐性）。除此之外，商標(biāo)代理人要評估與擬議術(shù)語有關(guān)的該商標(biāo)的消極文化寓意。比如，如果顧客在牛奶相關(guān)產(chǎn)品中使用術(shù)語“MILK”，商標(biāo)代理人會勸告該顧客這一術(shù)語是擬議商品的通用名，因此不具有商標(biāo)的功能。如果一個(gè)顧客打算在維生素產(chǎn)品中采用“治愈癌癥（CURES CANCER）”標(biāo)記。商標(biāo)代理人會建議顧客擬議的商標(biāo)會違反消費(fèi)者保護(hù)法并被認(rèn)定具有欺詐性。在兩個(gè)例子中，沒有必要開展下一步的法律通關(guān)。并且應(yīng)該建議顧客選擇一種新商標(biāo)，顧客在這個(gè)最初評估階段對商標(biāo)代理人的協(xié)助是非常重要的，顧客提供擬議商品和服務(wù)的充足信息能使代理人恰當(dāng)?shù)脑u估該商標(biāo)。在某些情況下，對商標(biāo)特性和商標(biāo)功能性的評估要到整個(gè)檢索被審查后才能完成。這是因?yàn)榭赡苄枰谌狡髽I(yè)當(dāng)前使用該術(shù)語的有關(guān)信息，從而使商標(biāo)代理人完成整個(gè)分析。

　　如果擬議的商標(biāo)通過了最初評估階段，美國商標(biāo)代理人采取的下一步措施是對州和聯(lián)邦商標(biāo)注冊的初步檢索進(jìn)行審查。初步檢索（也稱之為“淘汰”式檢索）的目的是要徹底鑒別該擬議商標(biāo)使用和注冊的阻礙（比如，在相同或極其相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)中有相同商標(biāo)），淘汰式檢索不能提供完整的通關(guān)評估并且不包括作為完全檢索組成部分推薦的所有數(shù)據(jù)庫。通過識別出負(fù)面的參考從而淘汰掉早期爭議的擬議商標(biāo)，可以避免完全檢索過程中產(chǎn)生的費(fèi)用和成本，并且顧客能夠不受已鑒別出的障礙約束掉挑選出新的商標(biāo)。

　　如果初步檢索不能鑒別出可能阻礙該擬議商標(biāo)使用或注冊的任何參考，商標(biāo)通關(guān)程序的最后一步是要審查完全商標(biāo)檢索。完全檢索要從專業(yè)的檢索企業(yè)定制并且通常長度范圍在300到600頁間。完全檢索比初步檢索的范圍更寬。它包括審查更多的州和聯(lián)邦商標(biāo)注冊本，以及審查數(shù)百個(gè)感興趣的商品和服務(wù)數(shù)據(jù)庫（比如，行業(yè)出版物和數(shù)據(jù)庫、互聯(lián)網(wǎng)域名注冊、大眾報(bào)紙刊物和電話本）。鑒別非注冊使用商標(biāo)是美國商標(biāo)通關(guān)中必不可少的，原則上，美國的商標(biāo)權(quán)是通過商業(yè)中使用該商標(biāo)而產(chǎn)生的。值得注意的是，完全商標(biāo)檢索不能保證鑒別出所有可能存在的使用。但是，完全檢索提供了最徹底的相關(guān)參考的收集并且用戶容易獲得這些信息。

　　商標(biāo)代理人在完全檢索中審查每一個(gè)參考并且鑒別出與可行性測定有關(guān)的內(nèi)容。通過考慮以下因素確定潛在的風(fēng)險(xiǎn)：商標(biāo)的相似或者不同；當(dāng)事人商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性；當(dāng)事人商品或服務(wù)的貿(mào)易渠道相同或不同；類似商品中使用相似商標(biāo)的數(shù)目和性質(zhì)；當(dāng)事人商標(biāo)的相關(guān)優(yōu)勢；以及關(guān)注所作出的購買決策。根據(jù)相關(guān)參考開展調(diào)查以確定是否他們正在使用以及如何使用。對有關(guān)商標(biāo)采用的風(fēng)險(xiǎn)評估沒有精確的公式。商標(biāo)代理人的意見是以完全檢索報(bào)告顯示的所有事實(shí)以及對申請的良好判斷為依據(jù)。在審查了完全檢索的內(nèi)容和調(diào)查結(jié)果之后，商標(biāo)代理人為這項(xiàng)商標(biāo)使用和注冊的可行性構(gòu)劃出一份意見并將他的分析報(bào)告以意見書的形式提供給顧客。

　　如果這項(xiàng)商標(biāo)可用于使用和注冊，一旦顧客決定在美國善意使用該商標(biāo)，這里就會強(qiáng)烈建議提交注冊申請。如果已鑒別出重大風(fēng)險(xiǎn)并且顧客決定選擇替代商標(biāo)，那么該通關(guān)程序又再一次啟動(dòng)。（編譯自lexology.com）

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