涉外"貼牌"合同存灰色地帶 應(yīng)適用中國(guó)商標(biāo)法

來(lái)源：尚標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)    發(fā)布時(shí)間：2012-11-17 00:53:00　　瀏覽：3942

當(dāng)下，涉外定牌加工（OEM俗稱“貼牌”）侵犯中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的，中國(guó)商標(biāo)法是否適用，是理論問(wèn)題，更是實(shí)務(wù)中的迫切問(wèn)題。在OEM合同中，中國(guó)承攬方依據(jù)外國(guó)公司訂單生產(chǎn)產(chǎn)品，所有產(chǎn)品均為出口，不在中國(guó)銷售，中國(guó)生產(chǎn)者的名字并不在產(chǎn)品上出現(xiàn)。對(duì)這種情況是否受中國(guó)法律管轄，即OEM是否可能侵犯中國(guó)商標(biāo)權(quán)，業(yè)界有著不同的認(rèn)識(shí)。

　　有意見(jiàn)認(rèn)為這不構(gòu)成侵權(quán)，理由是中國(guó)承攬方不是商標(biāo)權(quán)人，沒(méi)有用有關(guān)商標(biāo)來(lái)標(biāo)識(shí)自己的商品，不構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法上的“在商品上使用”，不屬于中國(guó)商標(biāo)法意義上的商業(yè)交易。所以類似涉外定牌加工的行為，不應(yīng)根據(jù)中國(guó)商標(biāo)法，判定侵犯中國(guó)商標(biāo)權(quán)。同時(shí)，這類合同屬于加工承攬合同，對(duì)象是生產(chǎn)過(guò)程中的單純產(chǎn)品，并非商標(biāo)法意義上的商品，有關(guān)產(chǎn)品到了境外目的地，才轉(zhuǎn)化為商標(biāo)法意義上的商品。

　　筆者認(rèn)為，這些觀點(diǎn)將商標(biāo)侵權(quán)行為僅局限于直接侵權(quán)，將商標(biāo)法適用范圍僅限于流通領(lǐng)域，因此很值得探討。實(shí)際上，中國(guó)商標(biāo)法完全適用于涉外定牌加工合同。

　　一.中國(guó)商標(biāo)法禁止任何人未經(jīng)許可使用注冊(cè)商標(biāo)

　　我國(guó)商標(biāo)法第52條主文規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)”，其中第１項(xiàng)被認(rèn)定為侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為即為“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”。也就是說(shuō)，商標(biāo)法第52條主文及其第1項(xiàng)，并沒(méi)有對(duì)被禁止的主體作出進(jìn)一步限定，即沒(méi)有限制只有“在自己的商品上使用”的行為才構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。所以，在OEM合同關(guān)系中，中國(guó)制造商者雖然不是商標(biāo)權(quán)人，沒(méi)有用有關(guān)商標(biāo)來(lái)標(biāo)識(shí)自己的經(jīng)營(yíng)，但是仍然無(wú)法逃脫商標(biāo)法第52條規(guī)定的構(gòu)架，如發(fā)生類似行為仍然屬于商標(biāo)侵權(quán)。

　　二.中國(guó)商標(biāo)法第52條第１項(xiàng)的規(guī)定適用于生產(chǎn)領(lǐng)域

　　我國(guó)商標(biāo)法第52條第2項(xiàng)規(guī)定：“銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。這一規(guī)定規(guī)范，明顯針對(duì)流通領(lǐng)域。與之對(duì)比，上述商標(biāo)法第52條第１項(xiàng)規(guī)定規(guī)范的重點(diǎn)之一，明顯針對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域。

　　任何國(guó)家的商標(biāo)法，都不僅針對(duì)商品流通領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)整，也針對(duì)商品生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)整。商標(biāo)權(quán)人不僅有權(quán)許可他人銷售商標(biāo)商品，更有權(quán)許可他人生產(chǎn)商標(biāo)商品。許可他人生產(chǎn)商標(biāo)商品的權(quán)利，是商標(biāo)權(quán)人的基本權(quán)利，是許可收入的主要來(lái)源。任何人未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，均不得在相同、類似商品的生產(chǎn)過(guò)程中，使用注冊(cè)商標(biāo)，即使是為他人加工生產(chǎn)。

　　去年，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)中，最高人民法院曾發(fā)布過(guò)單純生產(chǎn)領(lǐng)域中商標(biāo)犯罪的刑事案例：被告人麥健興未經(jīng)“ZIPPO”注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在其經(jīng)營(yíng)的中山市東鳳鎮(zhèn)卡路金屬制品廠加工“ZIPPO”打火機(jī)外殼等配件，并委托中山市小欖鎮(zhèn)利良五金加工店在上述打火機(jī)配件上用激光印制“ZIPPO”等圖文標(biāo)識(shí)，后在其租賃的出租屋內(nèi)將配件組裝成成品并進(jìn)行包裝和存儲(chǔ)。最終麥健興被判決有期徒刑5年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。

　　這類案件明確說(shuō)明，在我國(guó)，只要是未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，即使沒(méi)有銷售，只單純生產(chǎn)，也構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)違法行為甚至犯罪行為，而不需要銷售行為、出口行為的配合。

　　三.在“在商品上使用”不是商標(biāo)法的保護(hù)范圍

　　我國(guó)商標(biāo)法第52條第１項(xiàng)規(guī)定禁止“在相同、類似商品上使用”注冊(cè)商標(biāo)，僅是規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的商品范圍，即商標(biāo)保護(hù)僅限于“相同、類似商品”，不涉及“不相同、不類似商品”。實(shí)際上，這是在劃定侵權(quán)商品的類別，而不是規(guī)定商標(biāo)法適用的范圍。

　　我國(guó)商標(biāo)法第52條主文的規(guī)定是“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)”，這里的規(guī)定才是商標(biāo)法適用的范圍，即無(wú)論是生產(chǎn)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、代理進(jìn)出口、提供貸款、資金、賬號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件的，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可使用注冊(cè)商標(biāo)的，均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　因此，將對(duì)侵權(quán)商品類別的技術(shù)性規(guī)定上升為商標(biāo)法適用范圍的規(guī)定，是沒(méi)有法律依據(jù)的。

　　四.加工承攬至少構(gòu)成幫助侵權(quán)

　　我國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例第50條第2款規(guī)定：故意為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為。

　　最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第16條規(guī)定：明知他人實(shí)施侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪，而為其提供貸款、資金、賬號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者運(yùn)輸、儲(chǔ)存、代理進(jìn)出口等便利條件、幫助的，以侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的共犯論處。

　　以上是我國(guó)有關(guān)商標(biāo)幫助侵權(quán)、幫助犯罪，構(gòu)成共同侵權(quán)、共同犯罪的有關(guān)規(guī)定。其中涉及多種商業(yè)行為，均可以產(chǎn)生有關(guān)合同，如以合同提供生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，以合同提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿、代理進(jìn)出口等。這些合同的共同特點(diǎn)是，均與商標(biāo)商品的生產(chǎn)無(wú)關(guān)；均可以說(shuō)僅是為生產(chǎn)“產(chǎn)品”而不是為商品，提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿、代理進(jìn)出口等服務(wù)；合同中提供勞務(wù)的一方均沒(méi)有在自己的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)，但是仍然可以構(gòu)成共同侵權(quán)、共同犯罪。原因是在主觀上，有知道或應(yīng)當(dāng)知道對(duì)方侵權(quán)的主觀過(guò)錯(cuò)；在客觀上，有提供幫助的實(shí)際行為。而這兩點(diǎn)，在OEM合同中，同樣存在。

　　與保管、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸合同相比，加工承攬合同在提供勞務(wù)方面是相同的，勞務(wù)提供者都不是商標(biāo)權(quán)人，但是只要知道或應(yīng)當(dāng)知道倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、保管、郵寄的是商標(biāo)侵權(quán)產(chǎn)品，都構(gòu)成幫助侵權(quán)、共同侵權(quán)。

　　但是加工承攬合同與商品交易更加接近。保管、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸合同，與產(chǎn)品的生產(chǎn)、貼牌甚至沒(méi)有任何關(guān)系，但加工承攬合同不僅涉及提供勞動(dòng)，而且提供有形成果；加工承攬人更是直接將商標(biāo)，使用在商品及其包裝上，所以加工承攬人更加負(fù)有法律責(zé)任，保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品，不侵犯中國(guó)的商標(biāo)權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　在OEM關(guān)系中，中國(guó)加工承攬方是中國(guó)人企業(yè)法人，其唯一要遵守的是中國(guó)法律。根據(jù)中國(guó)商標(biāo)法，其有義務(wù)在合理范圍內(nèi)，審查其產(chǎn)品商標(biāo)是否侵犯中國(guó)商標(biāo)權(quán)。如果知道或應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)，但仍然生產(chǎn)或繼續(xù)生產(chǎn)，至少構(gòu)成幫助侵權(quán)，而無(wú)論外國(guó)公司是否提供外國(guó)商標(biāo)權(quán)證明。否則就會(huì)出現(xiàn)這樣的怪事，涉外定牌加工中，外國(guó)的商標(biāo)權(quán)利，是合法權(quán)利；而中國(guó)商標(biāo)法、中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)對(duì)中國(guó)企業(yè)沒(méi)有效力。（張玉瑞）

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