通過馬德里商標(biāo)注冊在美國應(yīng)注意哪些？

來源：rvmg.cn    發(fā)布時(shí)間：2014-12-30 07:04:00　　瀏覽：5021

2003年11月2日，馬德里議定書正式在美國生效，這意味著美國也承認(rèn)了馬德里注冊的便利性———通過一次申請、一種語言、一種貨幣，就可以進(jìn)行多個(gè)國家的商標(biāo)注冊。美國的加入，對于推動世界知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系的健全和發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。美國為了適應(yīng)加入馬德里體系的要求，也相應(yīng)修改了國內(nèi)法。除了馬德里議定書的一般規(guī)定外，一項(xiàng)國際申請?jiān)诿绹笱由毂Ｗo(hù)還會遇到一些特殊規(guī)定，在某些情況下申請人甚至需要直接回復(fù)國際局(IB)和美國專利商標(biāo)局(USPTO)的審查意見，這對于國內(nèi)申請人來講是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。下面，筆者就國際申請?jiān)诿绹笱由毂Ｗo(hù)時(shí)的程序和需要注意的問題進(jìn)行簡單的論述，希望能夠?yàn)橛幸馔ㄟ^馬德里議定書進(jìn)行國際注冊并在美國要求延伸保護(hù)的國內(nèi)申請人有所幫助。

一、提出延伸保護(hù)申請和申請日的確定

一項(xiàng)國際申請，如果要求在美國得到延伸保護(hù)，就必須提出請求，該請求可以在國際申請中提出，也可以在國際局注冊申請商標(biāo)后的后續(xù)指定中提出。國際局會將延伸保護(hù)申請通過電子文檔形式轉(zhuǎn)給美國專利商標(biāo)局。

　 如果是在國際申請中提出的延伸保護(hù)請求，申請日就為國際注冊日；如果是在后續(xù)指定中提出的延伸保護(hù)請求，申請日就為國際局記錄的后續(xù)指定日。
二、意圖使用聲明

申請延伸保護(hù)的請求必須要包括—份聲明，表明有真實(shí)的意圖在美國使用申請商標(biāo)。作出該聲明的人必須要確信申請人有權(quán)在商業(yè)上使用申請商標(biāo)，并且根據(jù)其所知，沒有其他個(gè)人、公司、團(tuán)體有權(quán)在商業(yè)上使用與申請商標(biāo)相同或者近似商標(biāo)，以免引起混淆和誤認(rèn)。

　 有資格簽署聲明的人包括對申請人有法律約束力的人，對申請人有確切了解或者能夠代表申請人的代理人和經(jīng)申請人授權(quán)的美國專利商標(biāo)局確定的執(zhí)業(yè)律師。

　 意圖使用聲明是在國際局注冊所需文件的必備部分，審查員不會審查在國際注冊申請中是否有意圖使用聲明，也不會核發(fā)這方面的審查意見。

三、對延伸保護(hù)請求的審查

對于請求延伸保護(hù)的國際注冊的審查標(biāo)準(zhǔn)和在美國主注冊簿申請注冊商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)相同。根據(jù)規(guī)定，要求延伸保護(hù)的商標(biāo)是不可以在副注冊簿登記注冊的，因此，申請商標(biāo)必須是在主注冊簿可以注冊的，否則延伸保護(hù)請求將被駁回。

　 美國專利商標(biāo)局會將一次審查意見通過國際局轉(zhuǎn)達(dá)給申請人，第二次及以后的審查意見都將按照申請書的通訊地址直接寄給申請人。所以，正確填寫申請書的地址尤為重要。美國專利商標(biāo)局可以根據(jù)申請人的要求變更通訊地址，但不能變更國際申請的代理人的名稱和地址，變更代理人的名稱和地址的申請必須向國際局提出。

四、駁回通知

美國專利商標(biāo)局必須在接到國際局的延伸保護(hù)申請的18個(gè)月內(nèi)作出是否保護(hù)的決定，如果駁回，理由應(yīng)基于以下3點(diǎn)：

　 1.審查未通過；

　 2.被提出異議；

　 3.18個(gè)月后被異議的可能性，如果USPTO向國際局發(fā)出這樣的決定，則必須在異議期開始后的7個(gè)月內(nèi)或者異議期結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)作出駁回裁定。

　 美國專利商標(biāo)局作出的駁回決定會通過國際局轉(zhuǎn)交給要求延伸保護(hù)的申請人，而申請人的回復(fù)意見則直接交給美國專利商標(biāo)局，不必再通過國際局。

五、延伸保護(hù)證書

　 如果要求延伸保護(hù)的商標(biāo)在公告后沒有人提出異議或者異議均不成立。美國專利商標(biāo)局就會核發(fā)延伸保護(hù)證書并在官方公告上公布。

六、國際注冊轉(zhuǎn)化為國內(nèi)注冊

如果國際局根據(jù)商標(biāo)基礎(chǔ)注冊國的要求全部或者部分撤銷了國際注冊，申請人可以將被撤銷延伸保護(hù)的商標(biāo)的部分或者全部指定商品或服務(wù)轉(zhuǎn)化為美國的國內(nèi)注冊。但是轉(zhuǎn)化申請必須在國際注冊被撤銷之日起3個(gè)月內(nèi)提出，并且只有在基礎(chǔ)申請或者注冊被撤銷的情況下，國際注冊才能轉(zhuǎn)化為國內(nèi)注冊，如果是因?yàn)闆]有續(xù)展、所有人自己撤銷或者其他原因被撤銷，則該國際注冊不能轉(zhuǎn)為國內(nèi)注冊。

　 國際注冊人必須直接向美國專利商標(biāo)局提出轉(zhuǎn)化申請，轉(zhuǎn)化申請會按照美國國內(nèi)法律程序進(jìn)行審查，而所有轉(zhuǎn)化程序并不涉及到國際局。
　 在美國加入馬德里體系之前，的申請人如果要在美國申請注冊商標(biāo)，一般都是通過美國的律師事務(wù)所進(jìn)行辦理，費(fèi)用高昂，因此很多國內(nèi)申請人不愿在美國過多地注冊商標(biāo)，更別提實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略了?，F(xiàn)在申請人可以充分利用馬德里體系的便利性在美國注冊商標(biāo)，更加有效地實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略。當(dāng)然，在注冊的過程中可能出現(xiàn)的問題遠(yuǎn)不止本文所述的幾點(diǎn)，但只要把握了特性問題，其他問題解決起來就容易多了。

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