期刊名稱也需要注冊商標嗎?法官為你解讀

來源：中華商標雜志    發(fā)布時間：2016-10-21 07:19:00　　瀏覽：2672

期刊名稱的商標注冊問題

——上海交通大學訴國家工商總局商標評審委員會商標申請駁回復審行政糾紛案

案 情

當事人：

原告：上海交通大學

被告：國家工商總局商標評審委員會

《交大法學》是上海交通大學公開發(fā)行的期刊。2012年1月和2月，新聞出版總署、上海市新聞出版局發(fā)函同意創(chuàng)辦《交大法學》雜志。該雜志由上海交通大學主管、主辦。2012年2月21日獲得《期刊出版許可證》，期刊名稱為《交大法學》，刊期為季刊。截止到本案開庭審理時該期刊共計出版了15期。

2011年至2013年，上海交通大學就期刊《交大法學》與萬律網(wǎng)westlaw、北大法寶、中國知網(wǎng)CNKI等均存在合作關系。在2013年度中國人文社科學術期刊、科研機構排行榜“復印報刊資料” 轉載學術論文指數(shù)180余種期刊排名中，《交大法學》2013年和2014年轉載率名次為第13名和第10名，2014年轉載量排名為第22名，綜合指數(shù)排名為第17名。2014年起《交大法學》被《中文科技期刊數(shù)據(jù)庫》全文收錄。 2015年8月28日，《交大法學》入選2015《中國學術期刊影響因子年報》統(tǒng)計源期刊。

2013年12月25日，上海交通大學向國家工商總局商標局申請注冊“交大法學”(簡稱申請商標，江平教授曾題詞“交大法學院”，申請商標取自“交大法學”)商標，指定使用的商品類別為第16類，包括小冊子、印刷品、書籍、印刷出版物、證書、雜志(期刊)等。商標局認為該標志直接表示了商品的內(nèi)容等特點，用在“雜志(期刊)”上易使消費者產(chǎn)生誤認，不得作為商標注冊，根據(jù)《中華人民共和國商標法》(簡稱《商標法》)第十條第一款第(七)項、第十一條第一款第(二)項的規(guī)定，駁回了注冊申請。后上海交通大學提出復審請求。國家工商總局商標評審委員會(下稱“商標評審委員會”)作出決定，認為申請商標指定使用在“教學材料(儀器除外)”等商品上，直接表示了商品的內(nèi)容等特點，缺乏商標應有的顯著特征，且上海交通大學提供的在案證據(jù)不足以證明申請商標在中國大陸地區(qū)經(jīng)過使用已具有一定知名度，進而產(chǎn)生標識商品來源的顯著性。若申請商標轉讓使用在“雜志(期刊)”等商品上則易導致相關公眾對商品的內(nèi)容等特點產(chǎn)生誤認，屬于《商標法》第十條第一款第(七)項所指的“不得作為商標使用”的標志。商標評審委員會根據(jù)《商標法》第十條第一款第(七)項、第十一條第一款第(二)項、第三十條和第三十四條的規(guī)定，對申請商標的注冊申請予以駁回。

此外，第6080854號“交大”商標為有效的注冊商標，核定使用的商品類別為國際分類第16類，包括印刷品、印刷出版物、教學材料(儀器除外)等，注冊人為上海交通大學，注冊有效期限為2010年1月21日至2020年1月20日。

上海交通大學不服，向法院提起訴訟。

審 判

一審法院經(jīng)審理認為，“交大法學”指定使用在第16類印刷品、印刷出版物、教學材料(儀器除外)等商品上具有顯著特征，并便于識別，可以作為商標注冊。商標評審委員會認定事實有誤，適用法律錯誤，應予撤銷。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第(二)項的規(guī)定，一審法院判決撤銷商標評審委員會被訴決定，并判令其就申請商標重新作出決定。

一審判決作出后，雙方當事人均未提起上訴，一審判決已經(jīng)生效。

評 析

本案涉及《商標法》第十條第一款第(七)項以及第十一條第一款第(二)項。商標評審委員會根據(jù)不同的商品內(nèi)容，認為部分商品屬于第十條第一款第(七)項規(guī)定的不得作為商標使用的情形，部分商品屬于缺乏顯著性而不得予以注冊的情形。本案的特殊之處在于，申請商標“交大法學”同時也是雜志的名稱，由此引發(fā)的問題是：雜志名稱是否可以注冊為商標?

一、申請商標是否構成《商標法》第十條第一款第(七)項的情形

《商標法》第十條第一款第(七)項規(guī)定的是“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的”的標志不得作為商標使用。該條規(guī)定系商標拒絕注冊的絕對事由，規(guī)定的是標志本身或者其構成要素具有欺騙性，容易使相關公眾對商品的產(chǎn)地、內(nèi)容、質量、品質等產(chǎn)生錯誤認識的情形。帶有欺騙性的標志以虛假信息掩蓋了商品的真實情況，其申請注冊行為在主觀上具有惡意。本案中，從標志本身來看，雖然我國存在多所以“交通大學”命名的高校，如西安交通大學、北京交通大學等，“交大”不能直接對應上海交通大學，但“交大”亦來自“上海交通大學”的學校名稱，且“交大”為上海交通大學的注冊商標，申請人上海交通大學主觀上并無與其他“交通大學”混淆的故意，相關公眾對商品的來源不會產(chǎn)生誤認。從申請商標的實際使用來看，“交大法學”亦是使用在法學類雜志期刊上，相關公眾對商品的內(nèi)容也不會產(chǎn)生錯誤認識。故該標志在指定商品上的使用在客觀上不會使相關公眾對商品的來源和內(nèi)容產(chǎn)生誤認，該標志不屬于《商標法》第十條第一款第(七)項規(guī)定的情形，商標評審委員會適用該條法律屬于法律適用不當。

二、申請商標是否構成第十一條第一款第(二)項的情形

《商標法》第十一條第一款第(二)項規(guī)定的是“僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的”的標志不得作為商標注冊。符合該項情形的標志因為容易被識別為對商品特征的描述，而不是識別為具有區(qū)分意義的商標，不具有顯著特征，故不得作為商標注冊。本案中，“交大”是高校名稱的簡稱，“法學”亦是常見學科，從“交大法學”四個字本身來說，使用在小冊子、印刷品、書籍、印刷出版物、雜志(期刊)、書籍封皮、教學材料(儀器除外)等商品上，易被相關公眾識別為對商品內(nèi)容的描述，屬于描述性標志。

描述性標志能否注冊為商標，應當對標志進行綜合全面的考量?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第5條規(guī)定：“人民法院在審理商標授權確權行政案件時，應當根據(jù)訴爭商標指定使用商品的相關公眾的通常認識，從整體上對商標是否具有顯著特征進行審查判斷。標志中含有的描述性要素不影響商標整體上具有顯著特征的，或者描述性標志是以獨特方式進行表現(xiàn)，相關公眾能夠以其識別商品來源的，應當認定其具有顯著特征。”故描述性標志并非絕對屬于《商標法》第十一條第一款第(二)項規(guī)定的不得作為商標注冊的情形。本案中，基于以下兩點因素，法院經(jīng)審理認為，申請商標的注冊不應當機械適用《商標法》第十一條第一款第(二)項所指之情形：一是申請商標并非簡單的文字組合商標，“交大法學”四字系江平教授的書法作品，在整體呈現(xiàn)方式上具有獨特性，增加了該標志的固有顯著特征。二是“交大”作為上海交通大學在第16類印刷品、印刷出版物、教學材料(儀器除外)等商品上的注冊商標，已經(jīng)和上海交通大學建立了較為穩(wěn)定的對應關系，相關公眾能夠識別商品的來源。故商標評審委員會僅從文字組成上判斷申請商標構成《商標法》第十一條第一款第(二)項規(guī)定的情形，在法律適用上亦屬不當。

《商標法》第十一條第二款同時規(guī)定，經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識別的上述類型的標志(即《商標法》第十一條第一款規(guī)定的固有顯著特征先天不足的標志)，可以作為商標注冊。上海交通大學還主張申請商標經(jīng)過長期使用，取得了顯著特征，可以識別并起到區(qū)分商品來源的作用。根據(jù)上海交通大學提交的使用證據(jù)，“交大法學”主要的使用方式是以期刊名稱進行使用。本案中，期刊《交大法學》從創(chuàng)刊到正式發(fā)行，從紙質期刊到電子期刊，不斷通過各種途徑增強《交大法學》的知名度，在涉及180余種期刊的相關排名中亦相對靠前，且與上海交通大學之間建立了較為緊密的聯(lián)系。申請商標“交大法學”與期刊《交大法學》同名，使用在“教學材料(儀器除外)”、“雜志(期刊)”等商品上，相關公眾能夠識別其提供者即上海交通大學，亦不會與其他相同或類似商品的提供者產(chǎn)生混淆。同時，一般來說，教學類、期刊類相關公眾的專業(yè)性程度較高，注意力亦較高，對“交大法學”使用在本案指定的商品類別上并不容易導致混淆誤認。因此，“交大法學”指定使用在第16類印刷品、印刷出版物、教學材料(儀器除外)等商品上具有顯著特征，并便于識別，可以作為商標注冊。

三、期刊名稱與商標注冊之間的關系

本案延伸的問題是，出版物名稱可否注冊為商標? 就這一問題， 有學者提出將出版物劃分為“非連續(xù)性出版物(monographs)”( 如單行本、叢書) 和“ 連續(xù)性出版物(ser ial s)”(如報紙、期刊)兩類，并認為單行本書名實際上起到了對書籍內(nèi)容提示的作用，叢書名乃是對系列書籍共同特征的一個簡要概括。期刊或報紙的名稱可以在一定程度上折射出期刊或報紙的風格，但并不能向讀者提示期刊或報紙中作品內(nèi)容的主題。

非連續(xù)出版物和連續(xù)出版物在功能上存在一定差異，在能夠注冊為商標的問題上也存在差異。出版物名稱是否可注冊為商標應當回歸到商標法的本義，也即從顯著性的角度考察出版物的可注冊性。一是固有顯著性問題，如果出版物名稱屬于商標法第十一條規(guī)定的“(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;(二)僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的; (三)其他缺乏顯著特征的”三種情形，屬于先天顯著性不足的情形，不能作為商標注冊。二是作為“名稱”的出版物名稱和作為“商標”的出版物名稱作用也是不同的。出版物名稱的主要目的在于簡要提示內(nèi)容，而商標的意義則在于發(fā)揮區(qū)分出版物來源的功能。因此，出版物名稱和商標在保護范圍上是不能等同的，出版物名稱不能當然注冊為商標。出版物名稱首先要面對的是上述顯著性的考察。非連續(xù)性出版物名稱因為與內(nèi)容存在密切關系，在顯著性問題上面臨的考察可能更為嚴格。

本案涉及的商標是期刊名稱。本案既考慮了申請商標本身具有一定的顯著特征，同時也考慮了申請商標的實際使用狀況。申請商標作為期刊名稱，進行了連續(xù)性的使用，在使用上具有反復性和一貫性。正是這種連續(xù)性，讓期刊名稱和期刊的主辦單位建立了較為緊密的聯(lián)系，能夠發(fā)揮商標所應有的識別和區(qū)分作用，具有顯著特征，可以注冊為商標。

文章標簽:  商標注冊