商標(biāo)申請被駁回， 向左走還是向右走

來源：中華商標(biāo)雜志    發(fā)布時間：2016-10-18 03:55:00　　瀏覽：2034

隨著中國商標(biāo)申請量的增加， 越來越多的企業(yè)在商標(biāo)申請過程中會收到商標(biāo)局的駁回通知書。那么， 當(dāng)企業(yè)收到商標(biāo)局的駁回通知書時， 應(yīng)該采取什么樣的態(tài)度呢? 是積極抗辯(提交駁回復(fù)審申請)還是消極接受呢?

對此問題筆者暫不回答， 先將商標(biāo)局審查員駁回商標(biāo)申請的理由依據(jù)簡單梳理一下， 以便企業(yè)不但能知其然更能知其所以然。

駁回申請注冊商標(biāo)， 是指商標(biāo)局在其實質(zhì)審查中，依法就全部商品或服務(wù)、 部分商品或服務(wù)上違反《商標(biāo)法》 禁止性規(guī)定的申請注冊的商標(biāo)， 或者在同一種商品或者類似商品上與已經(jīng)注冊或初步審定商標(biāo)相沖突的申請注冊的商標(biāo)， 不予注冊的行為。

因此， 商標(biāo)局的駁回理由可以簡單概括為“ 違反禁止性規(guī)定的絕對理由” 和“ 與在先商標(biāo)權(quán)沖突的相對理由”?！渡虡?biāo)法》 第十條、 第十一條和第二十八條分別作了詳盡了規(guī)定。《商標(biāo)法》 第十條是強制性法律條款， 一旦違反禁止性規(guī)定的絕對理由， 即使提交復(fù)審， 其成功的可能性也很小。 因此， 建議企業(yè)在設(shè)計商標(biāo)時， 要盡量避免《商標(biāo)法》 第十條中禁止性規(guī)定。 如萬一被商標(biāo)局以該條駁回， 除非企業(yè)(申請人) 能提供相關(guān)的證明文件， 否則， 不建議企業(yè)(申請人)提交復(fù)審申請。

而除此之外的商標(biāo)駁回案件， 均建議企業(yè)(申請人)積極抗辯， 特別是在駁回商標(biāo)已經(jīng)被投入商業(yè)使用、 商業(yè)宣傳的情況下， 更是要采取積極的態(tài)度， 以充分維護自身的合法權(quán)益。 下面分別就基于《商標(biāo)法》 第十一條和第二十八條的駁回商標(biāo)申請如何進行抗辯， 發(fā)表一下筆者的拙見：

一、 基于《商標(biāo)法》第十一條的駁回商標(biāo)的復(fù)審申請

雖然《商標(biāo)法》 第十一條的第一款列舉了三項不符合商標(biāo)法的情況， 但就其本質(zhì)而言， 這三項的駁回依據(jù)其實是相同的： 缺乏顯著性。 商標(biāo)的顯著性是指其能將一家產(chǎn)品生產(chǎn)者/服務(wù)提供者的產(chǎn)品/服務(wù)與其他相同或類似產(chǎn)品/服務(wù)相區(qū)別開的特征。 這是一個標(biāo)識作為商標(biāo)應(yīng)具有的最基本、 最重要的特征， 它直接決定了該標(biāo)識是否可以成為商標(biāo)并受到我國《商標(biāo)法》 的保護。

因為根據(jù)《商標(biāo)法》 第八條的規(guī)定： “ 任何能夠?qū)⒆匀蝗恕?法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標(biāo)志， 包括文字、 圖形、 字母、數(shù)字、 三維標(biāo)志和顏色組合， 以及上述要素的組合， 均可以作為商標(biāo)申請注冊” ， 所以如果一個可視性的標(biāo)志并不能起到區(qū)分不同產(chǎn)品生產(chǎn)者/服務(wù)提供者的產(chǎn)品/服務(wù)的作用的時候， 那么這個可視性的標(biāo)志是不能作為商標(biāo)來申請注冊的。

《商標(biāo)法》 第十一條第一款中的第(1)項和第(2)項是對缺乏顯著性的標(biāo)識的列舉， 一般情況下， 這樣的標(biāo)識是不能起到區(qū)分不同產(chǎn)品/服務(wù)提供者的目的的， 例如： 將“ 502” 申請在“ 膠”上; 將“ XXL” 申請在“ 服裝” 上等等。 這樣的標(biāo)識僅僅是產(chǎn)品的名稱或型號， 不能起到區(qū)分不同產(chǎn)品生產(chǎn)者的目的。 第三項是對除前兩項所列之外的其他缺乏顯著性的各種情況的統(tǒng)稱。 如將“ 好香”申請在“ 米” 上， 將“ 湘繡” 申請在“ 服裝” 上等等。

商標(biāo)的顯著性可以分為“ 固有顯著性” 和“ 通過使用獲得的顯著性” 兩種， 上述所舉例的商標(biāo)都是缺乏“ 固有顯著性” 的商標(biāo)， 即商標(biāo)構(gòu)成本身缺乏顯著性， 但如果企業(yè)已經(jīng)對該商標(biāo)進行了大量、持續(xù)的廣告宣傳工作， 使相關(guān)公眾能夠?qū)⒃撋虡?biāo)與該企業(yè)提供的產(chǎn)品聯(lián)系起來， 一般來說就認為這個商標(biāo)已經(jīng)經(jīng)過使用獲得了顯著性， 能夠起到區(qū)別不同產(chǎn)品生產(chǎn)者/服務(wù)提供者的產(chǎn)品/服務(wù)的目的， 這種情況下， 商標(biāo)是可以被核準注冊的。 這方面的成功案例， 主要有銀行業(yè)的“ 一卡通” 、 餐飲服務(wù)業(yè)的“ 小肥羊” 和乳業(yè)的“ 酸酸乳” 等商標(biāo)， 這三個商標(biāo)在申請注冊階段都曾被商標(biāo)局的審查員以“ 缺乏顯著性” 為由駁回， 但這三家企業(yè)(申請人)都未放棄， 積極提出了復(fù)審申請， 用大量的使用證據(jù)證明這些商標(biāo)經(jīng)過大量、 持續(xù)的廣告宣傳， 已經(jīng)具有了第二含義， 具有了很強的指代性， 相關(guān)消費者已經(jīng)將這些商標(biāo)與他們的企業(yè)緊緊地聯(lián)系在了一起， 從而這些商標(biāo)實際上已經(jīng)起到了區(qū)別不同產(chǎn)品生產(chǎn)者/服務(wù)提供者的產(chǎn)品/服務(wù)的目的， 從而具有了作為商標(biāo)應(yīng)該具有的顯著性。

綜上所述， 一旦有企業(yè)的商標(biāo)被商標(biāo)局審查員以該條駁回， 如果申請商標(biāo)已被企業(yè)廣泛使用、宣傳， 則需要企業(yè)提供所有的使用證據(jù)材料， 來證明該商標(biāo)經(jīng)過企業(yè)的廣泛使用已經(jīng)獲得了“ 第二含義” ， 即具有了顯著性。

除此之外， 本條第一款第(1)項和第(2)項的內(nèi)容是“ 僅有本商品的通用名稱、 圖形、 型號的”和“ 僅僅直接表示商品的質(zhì)量、 主要原料、 功能、 用途、 重量、 數(shù)量及其他特點的” ， 而在實際情況中，申請商標(biāo)很少是僅僅由上述要素構(gòu)成， 一般都是有其他要素一起構(gòu)成的， 因此， 這也是企業(yè)在提出駁回復(fù)審時可以據(jù)理力爭的一個方面。

二、 基于《商標(biāo)法》第二十八條的駁回商標(biāo)的復(fù)審申請

《商標(biāo)法》 第二十八條所指與在先商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突， 主要指申請注冊的商標(biāo)同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或近似。 隨著中國商標(biāo)申請量的增加， 越來越多的商標(biāo)是基于該條被駁回的， 那么在這種情況下，企業(yè)的復(fù)審申請應(yīng)該從何處著手呢? 由于具體案件的情況紛繁復(fù)雜， 很難一語概括。 筆者將通過以下兩件案例稍作說明：

(1)商標(biāo)在第41類的駁回案件

商標(biāo)局審查員以該商標(biāo)與在先注冊的“ 一個夢” 和“ ONEDREAM” 商標(biāo)近似為由， 將其駁回。 駁回商標(biāo)與兩件引證商標(biāo)分別如下：

很多人看到上面的商標(biāo)比對后的第一印象是駁回商標(biāo)與這兩件在先商標(biāo)并不近似啊。

商標(biāo)為什么會被審查員駁回呢? 這是因為在商標(biāo)局審查時， 對文字和圖形的組合商標(biāo)是分開審查的， 而不是簡單地進行整體審查。 這個案件中， 審查員認為駁回商標(biāo)中的英文部分“ Mr. DREAM” 與上述兩件引證商標(biāo)近似。 因此被駁回。

在本案中， 筆者認為： 首先， 被駁回商標(biāo)中的文字部分“ Mr. DREAM” (含義為夢先生)與兩件引證商標(biāo)的含義不同： “ Mr. DREAM” (含義為夢先生)其實指姓夢的先生——指人; 而兩件引證商標(biāo)的含義均為“ 一個夢” ， 指夢這一自然現(xiàn)象或事物。 其次， 被駁回商標(biāo)的整體與兩件引證商標(biāo)不構(gòu)成近似， 被駁回商標(biāo)的組成部分中的圖形部分是非常有顯著性的， 相關(guān)公眾一眼就可以將其與兩件引證商標(biāo)區(qū)別開來， 不會造成混淆。

因此， 商標(biāo)局審查員在審查時對組合商標(biāo)是分開審查的， 而駁回后， 提交復(fù)審申請時， 評審委的審查員是從商標(biāo)的整體來審查的。 所以， 一旦企業(yè)的組合商標(biāo)中的某一部分與在先商標(biāo)構(gòu)成近似被駁回， 企業(yè)應(yīng)從商標(biāo)整體是否與在先商標(biāo)構(gòu)成近似來提出復(fù)審。

(2)“ WOS” 商標(biāo)在第35類的駁回案件

該商標(biāo)被以與在先注冊商標(biāo)“ WDS” 近似為由被駁回， 根據(jù)我國的商標(biāo)審查經(jīng)驗， 像這樣兩件商標(biāo)都是由三個英文字母組成， 首、 末字母均相同， 只有中間一個字母不同的情況下， 一般都會被認定為近似商標(biāo)的。

本案申請人的實際情況是： “ WOS” 是其自行設(shè)計的網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)(Web Order System)的簡稱， 其只對會員開放， 使用時需要登錄該申請人的官網(wǎng)進行后續(xù)操作。 而且， 申請人已經(jīng)對該商標(biāo)進行了商業(yè)使用和宣傳， 一旦不能注冊將會給申請人帶來很大的損失和麻煩。

根據(jù)本案商標(biāo)的實際使用模式可以看出， 使用該“ WOS” 系統(tǒng)的客戶都是對申請人非常熟悉的老客戶， 且其需要注冊會員后使用， 而注冊會員的程序非常嚴謹、 復(fù)雜， 在這樣的情況下， 是很難造成相關(guān)消費者的混淆的。

因此， 雖然僅從商標(biāo)的構(gòu)成來看， “ WOS”商標(biāo)與“ WDS” 商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)， 但由于二者的消費群體不同， 是不會發(fā)生誤買、 誤購的侵害相關(guān)消費者利益的情況的。

綜上， 筆者認為， 駁回商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成近似， 不能簡單地從文字構(gòu)成上來看， 還需要從所指定的產(chǎn)品/服務(wù)、 相關(guān)公眾的認知習(xí)慣、 行業(yè)特點及實際使用的具體情況來綜合分析。

現(xiàn)實社會中， 商標(biāo)申請涉及社會生活的各行各業(yè)， 很容易出現(xiàn)審查員對企業(yè)申請的產(chǎn)品或行業(yè)不太了解， 僅從商標(biāo)的文字構(gòu)成進行審查， 這樣一旦發(fā)生駁回， 建議企業(yè)積極抗辯， 以保護自己的合法權(quán)益。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)申請