論商標侵權(quán)案件中的訴訟中止

來源：中國工商報網(wǎng)    發(fā)布時間：2016-09-07 06:24:00　　瀏覽：2173

在商標侵權(quán)訴訟中，何種情形下應(yīng)當中止訴訟，我國現(xiàn)行法律并無明確規(guī)定。本文結(jié)合具體案例，探討在商標侵權(quán)訴訟中，被告注冊商標被國家工商總局商評委撤銷后提起行政訴訟時，人民法院受理的民事侵權(quán)訴訟是否應(yīng)中止的問題。

基本案情

2003年7月7日，甲公司申請注冊了XY商標，核定使用于第9類商品上。2009年5月14日，乙公司申請注冊一群XY商標，也核定使用于第9類商品上。2012年7月23日，甲公司向商評委提出商標爭議申請，要求撤銷一群XY商標。商評委經(jīng)審查后，認為上述兩件商標構(gòu)成近似商標，依據(jù)《商標法》(2001版)第二十八條、第四十一條第三款和第四十三條的規(guī)定，于2014年3月11日裁定撤銷一群XY商標。乙公司對該裁定不服，向北京市一中院提起行政訴訟，要求撤銷該裁定。在行政訴訟期間，甲公司經(jīng)公證取證后，以乙公司侵害其商標專用權(quán)為由向法院提起民事訴訟。

　　爭議意見

對該案下一步應(yīng)如何處理有兩種不同意見。

第一種意見認為應(yīng)當判決駁回甲公司的訴訟請求。理由是一群XY商標雖然被商評委撤銷，但因行政訴訟的提起，該撤銷裁定并未生效，乙公司依然合法享有一群XY商標專用權(quán)，故乙公司銷售使用一群XY商標的商品不構(gòu)成侵權(quán)。

第二種意見認為應(yīng)當中止審理。理由為行政案件的審理結(jié)果是本案審理的依據(jù)。

　　焦點剖析

(一)是否應(yīng)駁回訴訟請求的分析

目前，一群XY商標專用權(quán)是否有效因行政訴訟正在進行而處于待定狀態(tài)，如果行政案件生效判決撤銷商評委作出的裁定，那么乙公司就一直享有一群XY商標專用權(quán)，民事侵權(quán)無從談起，應(yīng)判決駁回甲公司的訴訟請求。如果行政案件生效判決維持商評委作出的裁定，那么一群XY商標專用權(quán)從何時開始無效就顯得至關(guān)重要。如果無效開始的時間在甲公司公證取證之前，則乙公司應(yīng)承擔民事侵權(quán)責任。如果無效開始的時間在甲公司公證取證之后，也就是說乙公司在甲公司公證取證時仍享有一群XY商標專用權(quán)，則不構(gòu)成民事侵權(quán)。因此，第一種意見是錯誤的。

(二)是否應(yīng)中止訴訟的分析

我國現(xiàn)行法律制度并未明確規(guī)定商標侵權(quán)訴訟中止的情形。在商標侵權(quán)訴訟司法實踐中，通常適用《民事訴訟法》第一百五十條“有下列情形之一的，中止訴訟：……(五)本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)的”規(guī)定。

本案被告的一群XY注冊商標被撤銷，處于行政訴訟階段。原告以被告侵犯其XY商標專用權(quán)，為由提起侵權(quán)民事訴訟后，人民法院是否中止應(yīng)考慮本案是否必須以該行政訴訟案件的審理結(jié)果為依據(jù)。

筆者認為，此案應(yīng)考慮兩方面因素。

1.兩案的外在表現(xiàn)

在商標侵權(quán)訴訟中，當原告商標權(quán)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，且該權(quán)利不穩(wěn)定狀態(tài)取決于另一案件的審理結(jié)果時，人民法院應(yīng)考慮中止訴訟。在北京市第一中級人民法院(2003)一中民初字第3418號民事裁定書和北京市第二中級人民法院(2003)二中民初字第212號民事裁定書中，均是因被告對原告商標提起了撤銷程序造成原告商標專用權(quán)處于不穩(wěn)定狀態(tài)，因此裁定中止訴訟。上述裁定中止訴訟的出發(fā)點在于衡量原告商標專用權(quán)的法律狀態(tài)是否存在不穩(wěn)定性。該觀點在審理專利侵權(quán)糾紛案件中得以印證，如《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條規(guī)定：“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當中止訴訟……”

就本案而言，被告的一群XY商標是否被撤銷，不會動搖原告的權(quán)利基礎(chǔ)。換言之，被告商標行政訴訟案件審理的結(jié)果不會影響原告的權(quán)利基礎(chǔ)。從上述角度分析來看，本案裁定中止訴訟似乎并不合適?！睹袷略V訟法》第一百五十條中規(guī)定的“另一案件結(jié)果”是否僅指“原告權(quán)利穩(wěn)定性”?筆者認為并非如此。

2.兩案的內(nèi)在聯(lián)系

《商標法》(2001版)第二十八條規(guī)定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”

《商標法》(2014版)第五十七條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：……(二)未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的……”

具體本案而言，在商標評審階段，被告商標一群XY被商評委依據(jù)《商標法》(2001版)第二十八條、第四十一條第三款和第四十三條裁定撤銷。商評委認為被告商標一群XY與原告商標XY構(gòu)成使用在相同商品上的近似商標。在商標確權(quán)行政案件中如何判斷是否構(gòu)成近似商標，《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十六條規(guī)定，人民法院認定商標是否近似，既要考慮商標標志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導致混淆作為判斷標準。

在民事訴訟階段，原告依據(jù)《商標法》(2014版)第五十七條第(二)項之規(guī)定，請求法院判令被告使用一群XY商標構(gòu)成對原告XY商標專用權(quán)的侵犯。此案的焦點問題是，被告使用的一群XY商標與原告擁有的XY商標是否構(gòu)成使用在相同商品上的近似商標。根據(jù)《商標法》(2014版)第五十七條之規(guī)定，判斷是否構(gòu)成近似商標時，要考慮是否“容易導致混淆”。

由此可知，無論行政訴訟還是民事訴訟，兩案事實部分的爭議焦點均為被告使用的一群XY商標與原告擁有的XY商標是否構(gòu)成在相同商品上的近似商標。而判斷是否構(gòu)成近似商標，必須以消費者是否容易導致混淆為前提。

根據(jù)我國訴訟管轄的相關(guān)規(guī)定，因不服商評委裁定而提起的商標行政訴訟，管轄權(quán)在北京知識產(chǎn)權(quán)法院;因侵犯注冊商標專用權(quán)行為提起的民事訴訟，由侵權(quán)行為的實施地、侵權(quán)商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。筆者認為，兩案屬于同一利益主體、相同爭議事實，若由不同法院同時審理，難免會造成認定尺度上的不統(tǒng)一。為維護法律的統(tǒng)一性和嚴肅性，在被告一群XY商標行政訴訟已在先審理的情形下，在后審理的人民法院可以考慮中止訴訟，等待在先行政案件的審理結(jié)果，這應(yīng)當屬于《民事訴訟法》第一百五十條中所指“另一案件結(jié)果”的范疇。

文章標簽:  商標侵權(quán)