企業(yè)如何保護(hù)被搶注的未注冊(cè)商標(biāo)

來(lái)源：計(jì)兮網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間：2016-04-15 02:45:00　　瀏覽：1433

中國(guó)商標(biāo)法律保護(hù)采取“申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t”，即原則上將商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)授予最先申請(qǐng)注冊(cè)人，使經(jīng)合法注冊(cè)的商標(biāo)在中國(guó)得到較高程度上的法律保護(hù)。但因?yàn)榉N種原因，一些企業(yè)未能將其已經(jīng)建立了一定商譽(yù)的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。對(duì)此，《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》(下稱(chēng)“《商標(biāo)法》”)中對(duì)在先使用、但未注冊(cè)的商標(biāo)也給予了一定程度上的保護(hù)。對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)主要體現(xiàn)在《商標(biāo)法》第十三條第一款和第三十一條兩個(gè)法條之中。前者是對(duì)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，而后者禁止以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)。本文旨在幫助企業(yè)理解如何依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條在華保護(hù)其未注冊(cè)商標(biāo)。

《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”

根據(jù)該規(guī)定，作為未注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人，其權(quán)利僅限于禁止他人“注冊(cè)”其商標(biāo)，而不延伸至禁止他人“使用”其未注冊(cè)商標(biāo)。這意味著，倘若企業(yè)的未注冊(cè)商標(biāo)被他人使用，除非該企業(yè)可依據(jù)《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的相關(guān)規(guī)定追究該使用行為的法律責(zé)任，否則，其不能根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定請(qǐng)求禁止對(duì)該商標(biāo)的“使用”行為。但未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人可自公告之日起三個(gè)月內(nèi)對(duì)初步審定的搶注商標(biāo)向商標(biāo)局提起商標(biāo)異議程序，或自搶注商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(下稱(chēng)“商評(píng)委”)裁定撤銷(xiāo)該商標(biāo)的注冊(cè)(下稱(chēng)“商標(biāo)異議或撤銷(xiāo)”或“行政程序”)。企業(yè)若有意撤銷(xiāo)該商標(biāo)的注冊(cè)應(yīng)滿(mǎn)足以下三個(gè)前提條件：

(1)搶注人應(yīng)“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”該商標(biāo);

(2)未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人“已經(jīng)使用”該商標(biāo);

(3)對(duì)該商標(biāo)的使用應(yīng)“有一定影響力”。

　　如何理解“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”

最高人民法院(下稱(chēng)“最高院”)于 2010年4月20日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(下稱(chēng)“《意見(jiàn)》”)第十八條第一款規(guī)定：“根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，申請(qǐng)人不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。如果申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注，即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。”

在常州誠(chéng)聯(lián)電源制造有限公司(下稱(chēng)“常州誠(chéng)聯(lián)”)訴商評(píng)委、常州市創(chuàng)聯(lián)電源有限公司(下稱(chēng)“創(chuàng)聯(lián)公司”)商標(biāo)撤銷(xiāo)行政糾紛再審案(下稱(chēng)“常州誠(chéng)聯(lián)案”)((2006)行監(jiān)字第118-1號(hào))中，最高院也認(rèn)定：“(常州誠(chéng)聯(lián))在明知?jiǎng)?chuàng)聯(lián)公司(未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人)使用爭(zhēng)議商標(biāo)的圖形標(biāo)志的情況下，創(chuàng)辦經(jīng)營(yíng)同類(lèi)業(yè)務(wù)的公司在同類(lèi)商品上搶注創(chuàng)聯(lián)公司正在使用的商標(biāo)及商標(biāo)圖形，…… 因此常州誠(chéng)聯(lián)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的不正當(dāng)性是明顯的。”

從《意見(jiàn)》的規(guī)定和前述案例中可以看出，若搶注人知道或應(yīng)當(dāng)知道某具有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)已被他人在先使用但仍注冊(cè)該商標(biāo)，其行為可被認(rèn)定為采用了不正當(dāng)手段。因此，在啟動(dòng)針對(duì)搶注人行為的商標(biāo)異議或撤銷(xiāo)程序之前，企業(yè)應(yīng)積極收集可證明搶注人知曉未注冊(cè)商標(biāo)使用情況的證據(jù)，以此證明搶注人實(shí)施了“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”的行為。

另外，若企業(yè)提交的證據(jù)可證明對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的使用范圍廣、方式多、時(shí)間久和頻率高，則更易使商評(píng)委和法官作出“搶注人知道或應(yīng)當(dāng)知道未注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)在先得到了使用”的判斷，進(jìn)而認(rèn)定或推定搶注行為“采用了不正當(dāng)手段”。當(dāng)然，如果未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人提供了足以證明搶注人對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)有所了解的直接證據(jù)，將更易于使未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人獲得對(duì)其有利的認(rèn)定。

如何理解“已經(jīng)使用”

在廣州市番禺區(qū)萬(wàn)聲達(dá)電子電器廠訴商評(píng)委、蔡力商標(biāo)撤銷(xiāo)行政糾紛案(下稱(chēng)“萬(wàn)聲達(dá)案”)((2011)高行終字第365號(hào))中，北京市高級(jí)人民法院(下稱(chēng)“北高院”)認(rèn)定，《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》(下稱(chēng)“《商標(biāo)法實(shí)施條例》”)第三條中關(guān)于商標(biāo)法意義上的“使用”之規(guī)定適用于《商標(biāo)法》第三十一條中“已經(jīng)‘使用’”之情形。

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱(chēng)商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。”北高院于2006年3月7日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問(wèn)題的解答》第二條明確說(shuō)明：“在商業(yè)活動(dòng)中，使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)標(biāo)明商品的來(lái)源，使相關(guān)公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場(chǎng)主體的方式，均為商標(biāo)的使用方式。除商標(biāo)法實(shí)施條例第三條所列舉的商標(biāo)使用方式外，在音像、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等平面或立體媒介上使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)，使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品及商品提供者有所認(rèn)識(shí)的，都是商標(biāo)的使用。”

從這些規(guī)定和案例中可以看出，可被法院認(rèn)可的商標(biāo)使用方式較多樣，一些通過(guò)新型技術(shù)手段推廣和宣傳商標(biāo)的方式也可被接受和認(rèn)定。這意味著，企業(yè)對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的各種使用方式均有可能被法院予以認(rèn)可。因此，在收集可證明未注冊(cè)商標(biāo)得到了實(shí)際使用的證據(jù)時(shí)，企業(yè)應(yīng)充分參考上述規(guī)定，將所有與該商標(biāo)有關(guān)的商業(yè)活動(dòng)均考慮在內(nèi)，避免遺漏可能被認(rèn)可的用以證明該商標(biāo)實(shí)際得到使用的證據(jù)。

企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中應(yīng)定期、系統(tǒng)和規(guī)律地將其對(duì)核心商標(biāo)的使用情況予以記錄和備案，這對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人企業(yè)來(lái)說(shuō)尤為重要。除此以外，在針對(duì)搶注商標(biāo)啟動(dòng)法律程序之前，企業(yè)應(yīng)將曾經(jīng)對(duì)其未注冊(cè)商標(biāo)的全部使用情況告知其律師，這將為律師篩選可證明該商標(biāo)得到使用的有力證據(jù)提供更多的便利。在一些企業(yè)中，可證明企業(yè)商標(biāo)得到使用的全部證據(jù)分別保存于多個(gè)部門(mén)。對(duì)于這些企業(yè)，其應(yīng)做好各個(gè)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作，以確保系統(tǒng)地收集和整理全部證據(jù)。

但需要注意的是，《意見(jiàn)》第二十條第二款規(guī)定：“沒(méi)有實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專(zhuān)有權(quán)的聲明等的，不宜認(rèn)定為商標(biāo)使用。”因此，單獨(dú)的轉(zhuǎn)讓、許可行為或僅有對(duì)商標(biāo)所有權(quán)作出聲明的行為并不能被認(rèn)定為商標(biāo)的使用行為。但企業(yè)可將其轉(zhuǎn)讓、許可未注冊(cè)商標(biāo)的行為作為輔助證據(jù)，與前一段所指商標(biāo)的使用方式相結(jié)合，用以證明未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人“已經(jīng)使用”該商標(biāo)。

此外，未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人有時(shí)會(huì)在行政訴訟階段補(bǔ)充提交一些證據(jù)以支持其撤銷(xiāo)搶注人已搶注商標(biāo)的請(qǐng)求。在行政程序階段，假若這部分證據(jù)未被提交且其證明目的亦未被提及，法院一般不予接受。但是，如果企業(yè)在行政程序階段已提交了用以證明其對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的使用事實(shí)的部分證據(jù)，之后在訴訟階段繼續(xù)提交其他證據(jù)用以補(bǔ)充說(shuō)明其對(duì)商標(biāo)的使用情況，則這部分證據(jù)有可能被法院采納。

如何理解“有一定影響”

若未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人有意針對(duì)他人搶注行為提出商標(biāo)異議或撤銷(xiāo)申請(qǐng)，則該企業(yè)對(duì)其未注冊(cè)商標(biāo)的使用還應(yīng)具有一定影響力。應(yīng)怎樣理解對(duì)商標(biāo)的使用達(dá)到“有一定影響”的程度呢?

《意見(jiàn)》第十八條第二款規(guī)定：“在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認(rèn)定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷(xiāo)售量或者廣告宣傳等的，可以認(rèn)定其有一定影響。”

最高院在常州誠(chéng)聯(lián)案中認(rèn)定：“《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的‘有一定影響’的商標(biāo)，通常是指已經(jīng)使用了一定時(shí)間，因一定的銷(xiāo)售量、廣告宣傳等而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，被視為區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的未注冊(cè)商業(yè)標(biāo)志。” 在萬(wàn)聲達(dá)案中，北高院認(rèn)定：“‘有一定影響’的情形是指相關(guān)商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷(xiāo)售量或者廣告宣傳等，從而能夠使一定范圍的相關(guān)公眾知曉該商標(biāo)，進(jìn)而對(duì)商品來(lái)源加以區(qū)分。…… 僅憑一份廣告不足以認(rèn)定‘具有一定影響’。”在另一案中，北高院也認(rèn)定，僅有一份榮譽(yù)證書(shū)通常不足以證明“有一定影響”的認(rèn)定。

從《意見(jiàn)》的規(guī)定和前述兩個(gè)案例中可以看出，若企業(yè)欲撤銷(xiāo)他人搶注的商標(biāo)，其應(yīng)舉證說(shuō)明未注冊(cè)商標(biāo)的使用已經(jīng)達(dá)到了在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度的程度。法院在認(rèn)定“一定范圍的相關(guān)公眾”和“具有知名度”時(shí)具有一定的靈活性，并且會(huì)綜合考量各種因素，單獨(dú)一份廣告、一次商業(yè)活動(dòng)和偶發(fā)的短暫使用均不足以達(dá)到“有一定影響”的程度。

因此，在啟動(dòng)商標(biāo)行政程序之前，企業(yè)應(yīng)充分考慮其現(xiàn)有證據(jù)是否可證明對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的使用持續(xù)了一定時(shí)間，且使用該商標(biāo)的服務(wù)或產(chǎn)品已經(jīng)具有了一定市場(chǎng)銷(xiāo)量。此外，如果搶注人所在的地區(qū)并非是未注冊(cè)商標(biāo)的使用地區(qū)，那么對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)知名度將有更高的要求。如果未注冊(cè)商標(biāo)在搶注人所在的地區(qū)得到了使用或搶注人的搶注行為系明知或具有惡意，那么對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)知名度的要求就會(huì)相對(duì)降低。

他人已經(jīng)使用并有一定影響的“商標(biāo)”是否僅僅局限于與搶注人搶注的商標(biāo)在相同類(lèi)別上的相同商標(biāo)

在萬(wàn)聲達(dá)案中，商評(píng)委、北京市第一中級(jí)人民法院和北高院均認(rèn)為，若在先使用并有一定影響的商標(biāo)系被異議商標(biāo)使用在類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，則在先商標(biāo)權(quán)利人可以根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定針對(duì)被異議商標(biāo)提出商標(biāo)異議申請(qǐng)。因此，他人已經(jīng)使用并有一定影響的“商標(biāo)”并不僅僅局限于與“被異議商標(biāo)”在相同類(lèi)別上的相同商標(biāo)，對(duì)其保護(hù)還可包括禁止在相同或類(lèi)似商品或服務(wù)上搶注與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的行為。在實(shí)踐中，一些搶注者將有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)在類(lèi)似商品上申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，或?qū)⑵渖约有薷暮髮⑴c之相近似的商標(biāo)在相同或類(lèi)似商品上申請(qǐng)注冊(cè)。對(duì)于這些情況，企業(yè)可以定期監(jiān)測(cè)相關(guān)類(lèi)別上的商標(biāo)注冊(cè)情況，并及時(shí)針對(duì)與其未注冊(cè)商標(biāo)在類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)提出商標(biāo)異議或撤銷(xiāo)申請(qǐng)。

結(jié)束語(yǔ)

企業(yè)若希望根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定來(lái)禁止搶注其未注冊(cè)商標(biāo)的行為，應(yīng)滿(mǎn)足一定的前提條件，即該未注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)已被廣泛使用，對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的使用行為已經(jīng)導(dǎo)致其具有一定影響，并且搶注該未注冊(cè)商標(biāo)的行為是通過(guò)不正當(dāng)?shù)氖侄螌?shí)施的。在對(duì)搶注行為啟動(dòng)商標(biāo)行政程序前，企業(yè)在收集證據(jù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)研究上述法律規(guī)定、法院論證思路和案例的判決結(jié)果，為更好得準(zhǔn)備相應(yīng)程序提供參考。

我們?cè)诖酸槍?duì)未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人對(duì)搶注人已注冊(cè)商標(biāo)提出商標(biāo)異議或撤銷(xiāo)申請(qǐng)時(shí)提供一些建議。對(duì)于這樣的商標(biāo)行政程序，商標(biāo)行政機(jī)關(guān)將根據(jù)未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際提交的證據(jù)來(lái)進(jìn)行審理，審理過(guò)程本身屬于商標(biāo)行政機(jī)關(guān)作出具體行政行為的過(guò)程。因此，若對(duì)商標(biāo)行政機(jī)關(guān)的審理結(jié)果不滿(mǎn)意，企業(yè)有權(quán)向法院提起行政訴訟。

在訴訟階段，法院將審查商標(biāo)行政機(jī)關(guān)是否針對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人所提交的證據(jù)作出了合法的行政決定。因此，企業(yè)應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，盡量在啟動(dòng)商標(biāo)行政程序時(shí)就將所掌握的全部證據(jù)提交給行政機(jī)關(guān)予以裁決，以避免企業(yè)將其在啟動(dòng)該程序之前已獲得的證據(jù)在司法程序中才得以提交的情況，降低不必要的敗訴風(fēng)險(xiǎn)。

最后，值得一提的是，十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十次會(huì)議在2012年年底審議了《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法修正案(草案)》，并將該草案公開(kāi)發(fā)布以向公眾征求意見(jiàn)。該草案在原《商標(biāo)法》第十五條中增加一款，作為第二款：“就同一種商品或者類(lèi)似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。”

從這個(gè)條款中可以看出，立法者意圖對(duì)搶注他人未注冊(cè)商標(biāo)的情形加以進(jìn)一步的限制和禁止。但值得注意的是，此條款對(duì)保護(hù)未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人仍附加了限制性的條件。盡管如此，若針對(duì)該條款的修改意見(jiàn)被新的《商標(biāo)法》采納，未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)利將可能會(huì)進(jìn)一步得到保障。

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