貼牌生產中商標使用的法律性質

來源：尚標知識產權    發(fā)布時間：2016-12-07 09:19:00　　瀏覽：3375

　　

劉潤濤

基本案情

無錫A公司是江蘇B集團公司的一個子公司，B集團公司是“小天鵝”注冊商標的所有人，A公司經B集團公司的許可在其生產的某類產品上使用“小天鵝”注冊商標。自2005年10月15日起，A公司委托嘉興C公司為其貼牌生產該類產品，在其生產產品的包裝箱、銘牌等零部件上使用“小天鵝”注冊商標。并約定，貼牌產品的銷售經營權歸A公司。2006年4月20日，雙方再次簽訂了協(xié)議，將授權期限延長至2009年12月31日。產品的銷售經營權歸A公司，并允許C公司在完成貼牌生產任務后少量自主銷售其所生產的產品。嘉興C公司要求無錫A公司提供了商標權人江蘇B集團公司許可無錫A公司使用“小天鵝”注冊商標的證明，并由A公司以自己的名義協(xié)助C公司辦理了國家強制性產品認證。2007年10月，商標權人B集團公司認為C公司侵犯其商標權，并向嘉興工商行政機關舉報，致使C公司被工商行政機關查處，并于2008年12月對C公司作出行政處罰決定書，處以高額的罰款，直接導致C公司停產停業(yè)。本案是一起典型因貼牌生產引發(fā)的糾紛。

一、貼牌生產的概念

OEM（Orignal Equipment Manufactuce），即原始設備制造商，現在已經被引申為指“貼牌生產”這種經濟合作模式，又稱定牌生產，其基本含義是接受委托的生產方按委托方（商標權人）的委托進行產品開發(fā)和制造，產品貼附委托方所提供的商標，并將產品全部交由委托方銷售或經營，接受委托的生產方收取加工費用的合作經營生產方式。近年來，這種生產方式在涉外加工貿易中和國內某些行業(yè)甚為流行，引發(fā)了大量的糾紛。

二、貼牌生產中的商標使用

本案中工商機關認定，嘉興C公司的行為構成商標法第五十二條第（一）款規(guī)定的違法行為，即嘉興C公司未經商標注冊人B集團公司許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，構成侵犯注冊商標專用權。其理論依據在于貼牌加工中商標使用屬于商標許可使用范疇，由于無錫A公司是經江蘇B集團公司的許可使用其注冊商標，而由于江蘇B集團公司許可無錫A公司使用注冊商標的許可方式是普通許可，無錫A公司不得在未經江蘇B集團公司同意的情況下再許可嘉興C公司使用該注冊商標，所以，嘉興C公司構成侵犯江蘇B集團公司的注冊商標專用權。

貼牌生產是承攬加工帶有他人注冊商標商品的行為。但是，貼牌生產中使用商標的行為不構成商標法意義上的商標使用。

首先，從商標法中的商標使用本身含義來看，根據商標法實施條例的規(guī)定，商標法中的商標使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。從此解釋可以看出，商標法中的商標使用是有其特定涵義的，作為商標法意義上的對商標的“使用”，應與一般文法意義上的“使用”不同，它還涉及一個流通和交換的應用領域問題。[①]對“使用”一詞的理解，不能僅僅停留在其字面日常用義的層面，而要結合其行為目的及其后果來綜合理解、領會商標法中商標使用的含義。

此外，貼牌生產中的承攬方交付加工成果給定作人的行為，是承攬方履行其合同義務的行為，貼牌產品的銷售經營權歸定作人，承攬人僅僅收取加工費用。所以交付加工成果的行為不構成銷售行為。[②]貼牌產品仍然在定作人控制領域，沒有進入流通領域，所以，交付加工成果中的商標使用也不構成商標法中的商標使用。

其次，從貼牌生產的法律特征來看，貼牌中的商標使用有別于商標許可使用中的商標使用。貼牌生產作為一種特殊的承攬形式，其法律特征表現在：（1）定作人對用于貼牌的商標享有商標權（包括許可使用權）；（2）承攬人不享有貼牌產品上的商標權利；（3）加工的貼牌產品應返回給定作人或定作人指定的途徑處理；（4）承攬人應在產品上依法標明定作人的名稱、地址及產地等信息。所以，從貼牌生產的法律特征來看，貼牌生產中的商標使用有別于商標許可使用中的商標使用，因為：

（1）主體間的相互關系不同。貼牌生產中委托人和接受委托人之間形成的是一種委托和接受委托完成一定工作和任務的關系，即承攬法律關系；而商標許可使用關系中，針對的是商標權的使用許可，雙方形成的是商標權使用許可與被許可的法律關系。

（2）商標的使用性質不同。貼牌生產商品上的商標的實際使用者是定作人，承攬人不過是定作人在貼牌生產的商品上使用商標行為的實施者，承攬人的商標使用行為是在定作人的指示下進行的，并且是為了履行加工承攬合同義務在貼牌產品上的附帶性使用，更是承攬人為完全履行其合同義務所必不可少的使用，從商標使用的性質來看，這里的承攬把商標貼附在產品包裝和產品上的這種使用商標行為，是加工行為的一部分，承攬人在貼牌生產中并不構成商標法意義上的商標使用，由于產品還沒有進入流通領域，不是基于商標的功能——識別不同的生產者、經營者——而使用商標，所以這里的真正的商標使用人為定作人，而非承攬人，貼牌生產中的這種使用方式不僅不是用來區(qū)別承攬人生產的產品的來源，而恰恰為了定作人區(qū)別產品的來源，所以，對承攬人而言，在貼牌生產中使用商標的行為不構成商標法意義上的商標使用；[③]而在商標使用許可關系中，被許可人經商標權人許可的商標使用，是受自己的意志控制下的使用行為，商標使用的主體是被許可人，這也正是商標使用許可關系締結的目的所在。

（3）商標權的處分方式不同。在貼牌生產中，定作人對用于貼牌的商標享有商標權（包括許可使用權），而承攬人不享有定牌產品上的商標權利，貼牌生產承攬人按照約定完成產品的加工和生產，就是履行了合同義務，貼牌生產不涉及商標使用許可，假如接受貼牌的承攬人不在生產的產品上貼上委托方的注冊商標，恰恰是沒有履行貼牌生產合同約定的義務，構成違約；而在商標使用許可關系中，發(fā)生的商標使用權的轉移，即商標使用權從許可方轉移到被許可方。

（4）商標使用的法律后果不同。在貼牌生產中，承攬人按照定作人的指示，將商標貼附在承攬加工的產品上，然后將產品交給定作人，由定作人進行銷售，售后服務和產品責任都由定作人負責和承擔，這也就是本案中定作人與承攬人之間為什么另行簽訂售后服務協(xié)議的原因所在；而在商標許可使用關系中，被許可人在自己生產的產品上貼上許可人許可使用的商標，商標被許可使用人有義務保證其使用商標的產品的質量，產品的售后服務和產品責任都由被許可人負責和承擔。

由于貼牌生產中承攬人的使用商標的行為不構成商標法意義上的商標使用，商標法上的意義上的商標使用人為定作人，即本案中的無錫A公司，而無錫A公司是經商標權人江蘇B集團公司的許可使用該注冊商標。所以，嘉興C公司既不構成侵犯江蘇B集團公司商標專用權，因為這里的商標使用人是無錫A公司而不是嘉興C公司；同時，嘉興C公司與無錫A公司也不構成共同侵權，因為無錫A公司是經過注冊商標所有人許可的有權的合法使用。所以，工商部門認定嘉興C公司的貼牌生產行為構成侵犯江蘇B集團公司商標權，值得商榷。

三、自主銷售部分的商標使用

在貼牌生產之外，無錫A公司還允許嘉興C公司在完成貼牌生產任務后少量自主銷售貼附商標的產品，并下達了銷售和上交利潤的任務，對于自主銷售部分的法律關系如何定性，自主銷售部分的商標使用屬于何種性質？

自主銷售部分的商標使用事實上構成了商標許可使用。因為在貼牌生產關系中，接受委托負責生產一方人是沒有產品的銷售權的，如果委托方允許生產方自主銷售生產的貼附商標的產品，并下達了銷售和上交利潤的任務，這種合作方式本質上是構成商標許可使用關系，商標許可使用費用以完成一定的銷售任務和上交利潤的形式體現。

在自主銷售部分，真正的商標使用人為接受委托的生產商，自主銷售產品的商標使用，是基于商標的功能——識別不同的生產者、經營者——而使用商標。所以，對接受委托生產方而言，自主銷售部分的使用商標的行為構成了商標法意義上的商標使用，而這種使用是基于委托方的授權而產生的，因此，自主銷售部分事實上構成了商標許可使用。

作者簡介：劉潤濤（1981－），男，江蘇灌云人，中山大學知識產權法學碩士，嘉興學院文法學院講師，浙江子城律師事務所（知識產權部）兼職律師，主要研究知識產權法。

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注釋：

[①] 朱玲：“涉外定牌中的商標侵權行為認定——以法律解釋學為視角”載《福建政法管理干部學院學報》2008年第1期，第61頁。

[②] 張玉敏：“涉外定牌加工商標侵權糾紛的法律適用”，《百家言》2008年第4期，第71頁。

[③] 這一點2006年3月7日北京市高級人民法院公布的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第2條的規(guī)定中得到印證，解答第2條規(guī)定，在商業(yè)活動中，使用商標標識標明商品的來源，使相關公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場主體的方式，均為商標的使用方式。除商標法實施條例第三條所列舉的商標使用方式外，在音像、電子媒體、網絡等平面或立體媒介上使用商標標識，使相關公眾對商標、商標所標示的商品及商品提供者有所認識的，都是商標的使用。知識產權案件審理經驗豐富廣東省佛山市中院從事知識產權司法審判的專家也有認為，貼牌生產產品不是商標法意義上的商標使用行為，參見張澤吾：“OEM的知識產權歸責”，《中華商標》2005年第10期，第47頁。

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