商標轉讓中的“盡職調查”

來源：北京市大安律師事務所    發(fā)布時間：2016-11-24 06:12:00　　瀏覽：6133

導讀：“盡職調查”一個在投資并購、金融、IPO、掛牌等業(yè)務領域出現(xiàn)頻率極高的詞，是律師的一項基本的業(yè)務。而在知識產(chǎn)權領域，很少有人進行盡職調查，其實盡職調查在知識產(chǎn)權的各個領域均具有很重要的作用。本文以商標轉讓為例，進行簡單的梳理。

大家一定還記得商標轉讓的那個知名案例，即蘋果公司與臺灣唯冠公司簽訂了關于IPAD商標的轉讓合同，而IPAD商標在深圳唯冠公司名下，因此蘋果公司與深圳唯冠公司就IPAD商標轉讓產(chǎn)生糾紛。該案經(jīng)過調解，蘋果公司最終向深圳唯冠公司另行支付了6000萬美元，雙方一攬子解決了IPAD商標的糾紛。蘋果公司為獲得IPAD商標多支付了6000萬美元?，F(xiàn)實中，在商標業(yè)務中，很多的客戶和代理機構都只注重商標的申請、異議、復審等程序中的法律問題，而對商標轉讓卻都不夠重視。

我們恰恰認為，商標轉讓涉及的法律問題相對比其他的商標程序涉及的問題并不簡單。商標申請、轉讓、異議、復審等程序涉及的是商標本身的法律問題，屬于傳統(tǒng)的知識產(chǎn)權范疇，因此商標代理機構或者傳統(tǒng)的商標律師，基本能夠解決。而商標轉讓所涉及的問題不僅僅是商標法，還涉及到公司法和合同法，整個商標轉讓程序是一個十分復雜的過程。而盡職調查就是一個十分重要的環(huán)節(jié)。

一、對轉讓方的主體進行盡職調查

一般來講，商標的申請人/注冊人有權利轉讓其商標，出現(xiàn)問題的可能性不大，即便如此，蘋果公司在IPAD商標轉讓案當中，就是對主體沒有進行調查，想當然臺灣唯冠為IPAD商標的主體。除了確定商標的所有人外，還至少需要對主體進行以下三方面的調查：a. 該商標有沒有共同共有人;b.現(xiàn)在行政程序中自然人在沒有個體工商戶或者農(nóng)村承包經(jīng)營戶執(zhí)照的情況下，不能申請注冊商標，因此很多自然人委托某公司為自己申請商標，自然人和該公司簽訂代持協(xié)議，約定商標的申請人或者注冊人無權對商標進行轉讓;c.調查其在申請注冊商標時，是否有偽造相關文件、證照的行為。鑒于此，應當對轉讓主體進行盡職調查，以防范該風險。

二、對是否存在在相同或者類似商品/服務上的相同或者近似商標進行盡職調查

根據(jù)《商標法》的規(guī)定，轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓。該項的重點就是如何判斷類似商品和判斷近似商標，如果不進行盡職調查，并且具有豐富的商標實戰(zhàn)經(jīng)驗，無法做出準確的判斷。該調查不僅僅包括已經(jīng)注冊的商標，同樣對于處于申請狀態(tài)的商標也要進行調查、判斷。

三、商標轉讓是否符合轉讓方公司章程的相關規(guī)定

商標的轉讓行為，屬于處置公司資產(chǎn)的行為，應當根據(jù)公司章程以及公司法的相關規(guī)定，做出股東會決議的行為或者履行其他的程序。不經(jīng)過法定程序，商標轉讓行為是存在很大瑕疵的。即便是法定代表人簽字和/或公司加蓋公章，也面臨著商標轉讓被認定為無效或者被依法解除的情況。對于上述事宜進行調查，列出存在的問題，并出具解決方案，完善商標轉讓行為。

四、轉讓的商標是否存在權利瑕疵

轉讓的商標是否存在被其他第三方提出異議、無效宣告請求、以連續(xù)三年停止使用為由的撤銷申請、甚至侵權投訴/訴訟的可能性。轉讓的商標應當符合商標法的相關規(guī)定：a.與其他人在相同或者類似商品上在先申請注冊的商標不構成相同或者近似商標;b. 不是對其存在代理關系商標的搶注;c.沒有侵犯其他第三方的在先權利，包括在先商號權、姓名權、著作權等等;d.沒有侵犯其他公司的具有較高知名度的商標等等。

五、對于轉讓方是否涉及重大訴訟進行調查

商標權屬于財產(chǎn)權的一種，一旦轉讓方涉及到重大訴訟，其商標可以被法院進行查封、扣押，會給將來的轉讓行為帶來阻礙，甚至造成無法轉讓的可能性。如果轉讓方涉及重大訴訟，需要根據(jù)轉讓方的情況提出解決方案，評估受讓該商標的風險。

六、對該轉讓商標是否對外進行過許可進行盡職調查

如果該擬轉讓商標曾經(jīng)對外進行過許可，將對受讓方造成很大的影響?！百I賣不破租賃”的規(guī)則同樣適用于商標的轉讓和許可當中，商標的受讓人對于以前簽訂的商標許可協(xié)議，仍然有繼續(xù)履行的義務，一旦有其他第三方可以使用轉讓商標，對自己的市場將會造成巨大的影響。更為嚴重的是，有些商標許可為獨占的許可，即商標權利人在許可期內都沒有權利自己使用商標。

七、對轉讓商標是否進行質押進行調查

轉讓方由于對外融資，很多情況下將商標權對外質押，一旦受讓被質押的商標，一旦轉讓方還款出現(xiàn)問題，轉讓商標將會進入拍賣程序，受讓人將無法獲得商標。

八、對轉讓方的對外投資進行調查

對于轉讓方對外投資的公司進行調查，確定這些子公司是否經(jīng)營與轉讓商標核準的商品和服務相同或者近似的業(yè)務，如果存在相同或者近似的業(yè)務，對于受讓商標的使用是否會造成影響，并且對這些影響進行評估，并提出解決方案。

上述商標轉讓中需要調查的八個方面，都參照了實際的案例。雖然經(jīng)過努力，大部分客戶解決了問題或者將影響降到了最低。但是，有個別企業(yè)由于沒有進行盡職調查雖然支付了轉讓費卻喪失了商標;有的受讓了商標被其他方提出了異議、無效;有的被控告承擔侵權責任;有的受讓了對外有許可的商標;也有的被轉讓方收回的了商標。

即便是最后解決了問題，也為此耗費了大量的人力和財力，有的甚至喪失了市場的最好機會。因此，商標轉讓中的盡職調查是必不可少的一部分，是每一個重視知識產(chǎn)權的企業(yè)應該具有的意識。

文章標簽:  商標轉讓